2.6.5. Отказы в регистрации — bibliotekar.kz - Казахская электронная библиотека



 2.6.5. Отказы в регистрации

Формируя национальное законодательство о регистрации товарных знаков, казахстанский законодатель учитывал прежде всего требования мировых конвенций о содержательной стороне регистрируемых обозначений. Ко бремени принятия первого Закона о товарных знаках РК в 1993 г. мировая система уже выработала абсолютное большинство таких требований. Поэтому ничего нового изобретать не пришлось, нужно было только правильно отразить данные требования в казахстанском законодательстве.

Исходными положениями при определении требований к содержанию регистрируемых обозначений послужила ст. 6 quinquies Парижской конвенции. Она достойна цитирования для дальнейшего вывода о соответствии казахстанского законодательства требованиям Парижской конвенции:
 
“В. — Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:
 
1. если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;
 
2. если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;
 
3. если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.
 
С. — (1) Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.
 
(2) Не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на том единственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в стране происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличительный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той форме, в которой они были зарегистрированы в упомянутой стране происхождения.
 
Казахстанское законодательство вслед за законодательством большинства развитых стран классифицировало данные положения и выделило ст. ст. 6 и 7 Закона о товарных знаках, назвав их, соответственно, “Абсолютные основания, исключающие регистрацию товарного знака” и “Иные основания для отказа в регистрации товарного знака”.
 
Данные основания обобщенно, по аналогии с объектами изобретательства, можно назвать критериями охраноспособности товарных знаков. Однако в отличие от критериев охраноспособности изобретений, изложенных как позитивные требования, критерии охраноспособности товарных знаков изложены как исключения из должных требований. При этом позитивных требований Закон о товарных знаках не содержит, если не считать самого общего определения товарного знака по ст. 1 Закона.
 
По справедливому замечанию А.Н. Григорьева и В.И. Еременко, “охраноспособность обозначения зависит от того, свободно ли оно на дату подачи заявки по отношению к ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знакам, охраняемым фирменным наименованиям, наименованиям мест происхождения товаров, промышленным образцам, объектам авторского права и личных неимущественных прав” [428].
 
Вся работа ведомства по регистрации товарных знаков любой страны сводится не просто к включению в реестр того или иного заявленного обозначения, а прежде всего к выявлению критериев охраноспособности, абсолютных или иных оснований, препятствующих регистрации знака.
 
Казахстанское законодательство не содержит определения абсолютных и иных оснований, однако практика их применения позволяет нам сделать некоторые предварительные выводы о их сущности.
 
Представляется, что первые основания названы абсолютными, потому что они представляют собой совершенно однозначный законодательный запрет регистрировать определенные обозначения. Абсолютные основания носят всеобщий, публичный характер, они бесспорны. Обнаружив хотя бы одно из них, эксперт не призывает заявителя к диалогу, принимает однозначное решение об отказе в регистрации обозначению.
 
Напротив, иные основания отказа носят не абсолютный, а относительный, частный характер. Их выявление во многом зависит от квалифицированности эксперта, поэтому они в принципе оспоримы и могут быть сняты в ходе диалога эксперта и заявителя.
 
Абсолютные основания изложены в полной мере в ст. 6 Закона РК о товарных знаках 1999 г. 
 
Аналогичные основания указаны в ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Ее текст дал основания А.П. Сергееву для выделения трех групп абсолютных оснований, исключающих регистрацию товарного знака:
 
1) отсутствие различительной способности;
 
2) необходимость охраны субъективных прав и законных интересов третьих лиц;
 
3) соображения охраны публичного порядка и общественных интересов.
 
Сам автор признает условный характер такой классификаций. Ведь в принципе может быть ситуация, когда обозначение нарушает и публичный порядок, и интересы третьих лиц [429]. Тем не менее автор верно подмечает логику российского и казахстанского законодателя в выделении указанных групп. Она прослеживается, в частности, в разделении ст. 6 нашего Закона на три части.
 
Так, в части 1 ст. 6 Закона РК о товарных знаках установлено, что не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности:
 
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
 
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
 
3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;
 
4) представляющих натуральное или схематическое изображение товаров, для которых испрашивается регистрация;
 
5) представляющих собою исключительно цвет.
 
Указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.
 
Наиболее четко случаи указанных абсолютных оснований отказа в регистрации изложены в Инструкции по составлению, подаче и рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, новая редакция которой выработана работниками Казпатента на основе почти десятилетней практики по регистрации товарных знаков. С учетом положений данной Инструкции остановимся подробнее на раскрытии положений п. 1 ст. 6 Закона с приведением примеров из казахстанской практики по отдельным группам обозначений, которым было отказано в регистрации.
 
Вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида — это обозначения, которые в результате их длительного применения для одних и тех же товаров или товаров того же вида различными производителями стали видовыми понятиями.
 
Так, АО “Винзавод Иссык” было отказано в регистрации словесного товарного знака TAЛAС по 33-му классу МКТУ, поскольку в советское время одноименное вино выпускалось по всей республике и было настолько популярно, что его название вошло во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида — крепленого дешевого вина. При таких условиях закрепление этого товарного знака для конкретного производителя было бы поощрением монополизма и недобросовестной конкуренции [430].
 
По аналогичному основанию АО “Алтын-су” было отказано в регистрации словесного товарного знака “НАПИТОК БУРАТИНО” по 32-му классу МКТУ [431].
 
Экспертизой Казпатента было вынесено решением регистрации товарного знака — этикетки для водки с исключением (на экспертном языке — дискламацией) словесного обозначения “Русская’’ на имя российского ЗАО “Союзплодоимпорт”, поскольку экспертиза считала, что указанное слово не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров.
 
Впоследствии заявитель обжаловал это решение в Апелляционном совете Казпатента, но последний поддержал позицию экспертизы, указав, что заявителем не доказано применение обозначения “Русская” для конкретного вида товара. Данное обозначение использовали практически все водочные заводы в бытность СССР, и от этого оно потеряло различительную способность и стало означать название самого товара, неотделимое от него самого [432].
 
ТОО “KIM” было отказано в регистрации комбинированного товарного знака в виде изображения фрагмента одежды из джинсовой ткани и надписи SECOND HAND по 32-му и 45-му классам МКТУ по той причине, что указанные слова вошли во всеобщее употребление для услуг определенного вида — реализации вещей, бывших в употреблении /433/.
 
В плане рассматриваемого основания отказа в регистрации показательно дело, рассмотренное Апелляционным советом Казпатента в 1997 г. 
 
Корпорация “Крайслер” (США) подала на регистрацию словесный товарный знак JEEP (ДЖИП) в отношении 12-го (транспортные средства) и 37-го (ремонт; установка оборудования) классов МКТУ. На основании ст. 14 Закона РК о товарных знаках 1992 г. экспертиза Казпатента отказала в регистрации данного товарного знака как обозначения, не обладающего различительной способностью. По мнению экспертизы, обозначение ДЖИП вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида - любых автомобилей коробчатого вида с высокой проходимостью.
 
В доказательство данной позиции были представлены копии статей из различных журналов и газет, двуязычных и технических словарей, в которых слово ДЖИП употребляется для обозначения автомобилей производства разных стран, обладающих высокой проходимостью.
 
По мнению экспертизы, на сегодняшний день это слово потеряло основную функцию, присущую товарному знаку, — способность отличать товары одного производителя от однородных товаров других производителей.
 
Были приведены примеры из практики других стран, также отказавших в регистрации данного обозначения. Наиболее убедительным из них был пример из судебной практики Южной Кореи, где компания Джип Корпорейшн оспаривала регистрацию обозначения JEEP CASUAL для одежды. Суд этой страны не признал знак знаменитым, а само слово JEEP определил как “родовое наименование автомобиля коробчатого типа”.
 
Заявитель представил на это свои возражения:
 
1) Слово ДЖИП во всех словарях русского языка и иностранных слов упоминается как автомобиль американского производства, причем это слово приводится в кавычках, поскольку речь идет о фирменном наименовании.
 
2) Введение слова ДЖИП в жаргон не может служить основанием для отказа в регистрации.
 
3) Обозначение JEEP, а точнее — его русская транслитерация ДЖИП, вошло во всеобщее употребление в качестве охраняемого и широко рекламируемого товарного знака, а не в качестве “видового понятия”. По мнению заявителя, об этом говорит и тот факт, что ни в одном справочнике, каталоге, технической документации нет такого видового понятия как “джип”.
 
4) Товарный знак охранялся на территории бывшего СССР, а сейчас охраняется в России.
 
5) Подмена обозначения JEEP на русское ДЖИП неправомерна, и на этом базируются все отказы экспертизы.
 
6) Двуязычные словари не могут рассматриваться в качестве аргумента, поскольку их задача — привести эквивалентные словесные обозначения одного и того же понятия, а не толкование сути последнего.
 
7) Приведенная экспертизой ссылка на судебную практику Южной Кореи не имеет отношения к рассматриваемому вопросу, поскольку там речь идет не об аннулировании регистрации товарного знака JEEP, а только лишь об отказе в признании его общеизвестным.
 
Апелляционная коллегия в числе других обстоятельств установила, что, признавая право экспертизы исследовать латинское написание и кириллицу заявленных обозначений в смысле их фонетического сходства и тождества, нельзя в полной мере отождествлять графическое написание слова JEEP с его транслитерацией ДЖИП. В настоящее время оригинальное обозначение JEEP ассоциируется у потребителей с конкретными марками автомобилей конкретного производителя — Крайслер Корпорейшн, США.
 
Отсутствие правовой охраны на рассматриваемый знак может привести к свободному использованию третьими лицами не только слова ДЖИП, но и обозначения JEEP, что приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя и качества товара.
 
Таким образом, учитывая визуальную известность образа знака JEEP, Апелляционная коллегия посчитала возможным произвести регистрацию знака с предоставлением охраны в части графического обозначения JEEP без предоставления самостоятельной правовой охраны фонетическому [JEEP] и кириллическому ДЖИП вариантам обозначения [434].
 
Известным в юридических кругах России, Казахстана и других стран СНГ является еще продолжающийся спор по поводу товарного знака АСПИРИН. Владельцем регистрации и разработчиком данного обозначения, состоящего из искусственного слова, является всемирно известный производитель лекарственных средств — немецкая фирма “Байер АГ”.
 
Конкуренты правообладателя стремятся во многих странах мира доказать, что слово “АСПИРИН” вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида — жаропонижающих и болеутоляющих средств.
 
Спор этот дошел до Верховного суда РК и имеет много интересных подробностей. Не останавливаясь на них, укажем, что он поднял главную проблему, суть которого сводится к вопросу, может ли наименование лекарственного средства стать общепринятым для обозначения всех лекарственных средств определенного вида?
 
Наиболее кратко и однозначно на этот вопрос ответило Министерство юстиции Республики Казахстан [435].
 
Было отмечено, что правовой аспект вопроса о том, является ли обозначение “ АСПИРИН” обозначением товара определенного вида, в большей мере связан с обозначениями и понятиями, принятыми в фармакологии.
 
Изучение статей ведущих химиков-фармацевтов показывает, что наименование лекарственного средства не может употребляться как обозначение товаров определенного вида, поскольку оно может обозначать только конкретное средство, а не вид товаров. По отношению к аспирину это означает, что видовым наименованием лекарств, подобных аспирину, как химических веществ является “ацетилсалициловая кислота”, а в терапевтическом — “жаропонижающие, обезболивающие средства”.
 
Кроме того, “общеупотребительное слово” и “общеизвестный препарат” — понятия не однозначные.
 
Признавая тот факт, что наименование “аспирин” стало широко известным и упоминается во многих источниках, следует отметить, что “аспирин” не является родовым (генерическим) понятием для определенной группы лекарственных средств. Более того, данное название впервые было присвоено лекарственному средству фирмой “Байер”, чье право было подтверждено рядом международных регистраций данного знака.
 
Данная позиция Минюста полностью нами разделяется и дает основания, абстрагируясь от конкретной ситуации с аспирином, сделать вывод о невозможности применения к товарным знакам, идентифицирующим лекарственные средства, отказов в их регистрации как вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Действительно, трудно представить, чтобы человек попросил бы в аптеке “какого-нибудь аспирина” или “какого-нибудь валидола”. Наименования конкретного лекарства всегда индивидуально определенно, наименование же для группы лекарственных средств никогда не будет товарным знаком, а обозначением, отражающим химическую или лечебную характеристику данной группы.
 
К категории обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами, относятся обозначения, символизирующие отрасль, вид деятельности, а также условные обозначения, которые используются в науке и технике, или лексические единицы, присущие отдельным областям науки и техники применительно к заявляемым товарам и (или) услугам.
 
По этому основанию колумбийской фирме Aerovias Nacinalis было отказано в регистрации комбинированного знака по 39-му классу МКТУ в виде волнистой линии со словами CLUB ELITE по причине, что данное словосочетание является общепринятым термином в области пассажирских авиаперевозок [436].
 
К обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров (услуг), а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров, указания их свойств, материала или состава сырья, веса товара, его объема, цены, даты производства, а также географические названия (кроме случаев, когда такие названия приобрели относительно заявленных товаров явно фантазийный характер и однозначно не могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товаров).
 
Так, ОАО “Алматинская табачная компания” было отказано в регистрации словесного товарного знака по 34-му классу МКТУ “КАЗАХСТАНСКИЕ ЛЮКС” по причине указания данным обозначением места и качества товара.
 
АОЗТ “Арай” было отказано в регистрации словесного товарного знака ЦЕЛЕБНАЯ по 32-му классу МКТУ для воды, как указывающему на свойство товара [437].
 
Сингапурской компании Master Beverage было отказано в регистрации словесного знака EXPRESS CAFE по 30-му классу МКТУ (чай, кофе) по мотиву указания товарным знаком на вид товара — кофе [438].
 
Американскому заявителю J.C. Penney Company было отказано в регистрации словесного товарного знака SIMPLY FOR SPORTS по 25-му классу МКТУ (товары для спорта и отдыха) по причине прямого указания знака на назначение товара [439].
 
По аналогичной причине американскому заявителю Маrу Kay Inc. было отказано в регистрации словесного товарного знака MAXIMIZING MASCARA по 3-му классу МКТУ (косметика) как указывающему на свойство товара. Словесное обозначение переводится как “удлиняющая тушь” [440].
 
На свойство товара указывало обозначение RELIEV, в переводе с английского означающее “уменьшение, ослабление (боли, дискомфорта)” заявленное по 5-му классу МКТУ для фармацевтических препаратов. На этом основании американскому заявителю Sagmel Inc. было отказано в регистрации словесного товарного знака [441].
 
Случаев, когда обозначения, не обладающие различительной способностью, остаются в составе товарного знака как его неохраняемые элементы, очень много.
 
Как мы отметили выше, на профессиональном языке экспертов исключение отдельных элементов знака называется дискламированием. Например, в комбинированном знаке RICHLAND, заявленном американской табачной компанией Браун энд Уильясон Тобэкко Корпорейшн по 34-му классу МКТУ, представляющим собой оформление коробки для сигарет, был дискламирован элемент — число “25” как указание на количество товара [442].
 
Характерными для обозначений, представляющих натуральное или схематическое изображение товаров, для которых испрашивается регистрация и которым отказано в регистрации, являются три сравнительно свежие заявки.
 
Испанской фирме Flamagas было отказано в регистрации изобразительного товарного знака в виде схематического изображения газовой зажигалки по 34-му классу МКТУ (табак, курительные принадлежности, спички) [443].
 
Французской фирме Societe Bic было отказано в регистрации знака, содержавшего также изображение зажигалки, но не схематическое, а представляющее собой фотографию этого предмета [444].
 
Знаменитая американская компания Проктер энд Гэмбл получила отказ в регистрации изобразительного товарного знака по 5-му классу МКТУ, представляющего собой фотографию женской гигиенической прокладки [445].
 
Заявки на регистрацию товарных знаков, представляющих собой исключительно цвет, не редки в практике Казпатента.
 
Монопольный характер прав на товарный знак заставляет патентные ведомства быть осторожными в предоставлении прав на обозначения, используемые не только в бизнесе, но и людьми в их повседневной жизни. Такой ценностью является, несомненно, цвет.
 
Люди вольны избирать себе цвет одежды, предметов быта, построек, и никто не может запретить им это по мотиву монопольного обладания прав на определенный цвет. Поэтому не получило признания в Казахстане стремление знаменитого британского производителя шоколада и сладостей на его основе — Кэдбери Лимитед — получить регистрацию на товарный знак по 30-му классу МКТУ, представляющий собой квадрат фиолетового цвета. Причем значение для заявителя имел не сам квадрат, а именно фиолетовый цвет. Заявителю было отказано в регистрации со ссылкой на п. 5) части 1 ст. 6 Закона РК о товарных знаках [446].
 
Часть 1 ст. 6 Закона предусматривает пять основных причин отказа в регистрации обозначению, не обладающему различительной способностью. Однако перечень таких оснований не ограничен, так как их список предваряется выражением “в частности”. Указанная выше Инструкция выделяет еще семь оснований для констатации отсутствия различительной способности товарного знака. Остановимся на них подробнее.
 
1) Наличие в товарном знаке прямой описательной и (или) ассоциативной связи с товарами или услугами, для обозначения которых он используется.
 
Введение такого основания объясняется изложенным нами выше требованием — товарный знак должен быть абстрактного характера. Ведь описание товара должно содержаться в обозначениях и документах иного характера — паспортах, сертификатах, инструкциях для пользователей, вкладышах, аннотациях и пр., не являющихся объектами промышленной собственности.
 
Исходя из этих соображений, ТОО “Эйкос” было отказано в регистрации словесного товарного знака ХОЛЕЦИСТИТНЫЕ по 5 и 30-му классам МКТУ (соответственно, фармацевтические и пищевые товары). Экспертиза указала, что регистрация по 5-му классу невозможна, так как обозначение носит описательный характер (лекарство применяется при заболевании холециститом), а по 30-му классу вводит в заблуждение относительно товаров, так как обозначение не относится к кофе, чаю и приправам [447].
 
2) Наличие в товарном знаке линий, точек, простых геометрических фигур, а также их сочетаний, не образующих единой графической композиции и не дающих качественно нового уровня восприятия, чем каждый из отдельных его элементов.
 
Отказы в регистрации по данному основанию довольно сложны, а поэтому редки в практике Казпатента. Если, к примеру, подается заявка на регистрацию товарного знака в виде обозначения просто круга, трапеции, треугольника, квадрата, то неминуем отказ в искомой регистрации. Но такая же реакция в отношении графической композиции бывает затруднительна, а ее последствия зачастую переходят в спор.
 
Характерны в этом плане два примера из практики Казпатента. Знаменитая “Кока-Кола компани” подала на регистрацию товарный знак по 32-му классу МКТУ (пиво и безалкогольные напитки) в виде хаотического набора точек, линий, штрихов.
 
Предварительно экспертиза отказала в регистрации обозначения. Но в ходе диалога с экспертизой заявитель доказал, что обозначение характеризует в абстрактном виде движение пузырьков в напитке Кока-Кола, а следовательно — и сам напиток. В результате товарный знак был зарегистрирован.
 
Крупнейший производитель канцелярских принадлежностей, в частности, престижных авторучек, американская фирма “Шиффер Пен Корпорейшн” заявила на регистрацию изобразительный товарный знак по 16-му классу МКТУ, представляющую собой крупную точку.
 
После предварительного отказа представитель фирмы доказал, что знак приобрел различительную способность в процессе его использования, известен и получил регистрацию почти во всех странах мира. Продукция, снабженная таким знаком, относится к элитной и престижной, а потому нет угрозы введения массового потребителя в заблуждение. В итоге товарный знак был зарегистрирован [448].
 
3) Товарный знак представляет собой отдельные цифры, знаки или сочетания букв, не имеющих словесного характера, выполненные обычным шрифтом и состоящие из комбинации менее трех отдельных единиц языка (букв и (или) цифр, знаков).
 
Данные товарные знаки не имеют различительной способности именно в силу бедности информационных составляющих. К тому же опасно наделять кого-либо монополией на букву или цифру и даже на их простое сочетание.
 
По этой причине было отказано ТОО “Амир-А” в регистрации товарного знака по 6-му классу МКТУ (металлы, их сплавы, конструкции), представляющего собой обозначение заглавной буквы А [449]. Конечно же, одна буква не обладает различительной способностью, так как не имеет словесного характера.
 
Совместное предприятие Брэнд Холдинг ЕЕИГ подало заявку на регистрацию товарного знака в виде обозначения двух букв SP для 12-го класса МКТУ (транспортные средства). Обозначение не получило регистрации, так как не имеет словесного характера [450].
 
Казахстанскому ТОО “Геом” было отказано в регистрации знака по 33-му классу МКТУ (алкогольные напитки), состоящего из обозначения в виде числа 50. Мотивом отсутствия различительной способности было то, что обозначение представляет собой комбинацию менее трех единиц [451]. Для сравнения отметим, что товарный знак в виде числа 555 был зарегистрирован Казпатентом для сигарет, производимых компанией Бритиш-Американ Тобакко.
 
4) Товарный знак представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением.
 
Примерами таких объектов могут быть болт, гайка, гвоздь, бочка и пр. Совершенно ясно, что такие обозначения не могут выполнять различительной функции товарного знака. Практики заявления таких обозначений в Казпатент нет.
 
Хорошо иллюстрирует данное основание для отказа в регистрации дело из практики Апелляционного совета Казпатента.
 
Экспертиза отказала в признании международной регистрации объемного товарного знака ROLEX на имя швейцарской фирмы “Монтре Ролекс” по 14-му классу МКТУ (часы). Товарный знак представлял собой натуралистичное изображение наручных часов с браслетом, на циферблате которых видна символическая корона и надпись “ROLEX OYSTER”.
 
Заявитель возражал против отказа в регистрации, утверждая, что часы ROLEX OYSTER всегда выпускаются с браслетом и имеют оригинальный дизайн, характерный только для данной марки часов. В результате длительного использования на рынке и широкой рекламной кампании форма данных часов приобрела “secondary meaning” (вторичное значение) — высокое качество, то есть сами эти часы стали символом и отличительным знаком товаров фирмы Монтре Ролекс.
 
Апелляционная коллегия признала обоснованной позицию экспертизы, связанную с отказом в предоставлении охраны в качестве товарных знаков обозначениям в форме самих изделий этих же товаров.
 
В обоснование этого было указано, что, во-первых, форма изделий по своей природе не является товарным знаком, так как изначально выполняемая ею функция заключается в повышении эстетичности изделия, улучшении его внешнего вида, обеспечении успешного сбыта, а функция товарного знака — выделить товары из массы однородных товаров. Обстоятельства же появления различительной способности в процессе длительного использования, о чем утверждает заявитель, в ходе проведения экспертизы не учитываются.
 
Во-вторых, форма изделия может охраняться в качестве промышленного образца при условии его охраноспособности, проверяемой в сравнении с другими промышленными образцами. Выдавая же свидетельство на товарный знак, экспертиза не проверяет его новизну в базе данных по промышленным образцам. При такой ситуации возможно необоснованное предоставление исключительного права на объемный товарный знак при наличии прав третьих лиц свободно использовать объект, его составляющий [452].
 
5) Товарный знак носит рекламный или хвалебный характер.
 
Смысл выделения такого абсолютного основания для отказа в регистрации товарного знака также понятен — необходимо отделить собственно рекламу от использования товарного знака в рекламных целях. По этому основанию американской компании Строх Бревери Компани было отказано в регистрации словесного обозначения AMERICA’S BEST по 32-му классу МКТУ (пиво и безалкогольные напитки) по мотиву, что заявленное обозначение носит рекламный, хвалебный характер в отношении заявленных товаров [453].
 
6) В товарный знак входят сложносоставные искусственно образованные слова, причем каждая из их составных частей не обладает различительной способностью, а вместе они не дают качественно иного уровня восприятия.
 
Данную группу обозначений хорошо иллюстрирует следующий пример из практики Казпатента.
 
ТОО “Геом” подало на регистрацию словесный товарный знак по 33-му классу МКТУ (алкогольные напитки), состоящий из искусственного составного слова CORNWODKА [454]. Основанием отказа в регистрации послужило то, что налицо сложносоставное искусственное словообразование, каждая из составных частей которого не обладает различительной способностью, а вместе они не несут дополнительной, кроме указания на вид товара, смысловой нагрузки. Действительно, слово CORN в переводе с английского языка может означать “зерновая, маисовая, кукурузная, хлебная”, а слово WODKA, как известно, в переводе не нуждается.
 
7) Товарный знак представляет собой общепринятые сокращенные наименования предприятий, организаций, отраслей и их аббревиатуры.
 
В этом случае они также не могут выполнять функций товарного знака, потому что в первую очередь индивидуализируют субъект правоотношений, а не объекты (товары, услуги), для которых предназначен товарный знак.
 
Показателен в этом смысле пример, когда казахстанское АО “Казинформтелеком” получило отказ в регистрации словесного товарного знака “КазИнформТелеком” по 35, 36, 37, 38. 41 и 42-му классам МКТУ (реклама, страхование, строительство, связь и др.), поскольку заявлялось общепринятое в обороте Казахстана сокращение наименования заявителя [455].
 
В части 2 ст. 6 Закона РК о товарных знаках устанавливается, что не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую символику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения.
 
Такие обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующих компетентных органов или их владельца.
 
Наличие данной нормы в законодательстве Казахстана, как и многих других стран, объясняется прежде всего действием ст. 6 ter Парижской конвенции. Данная статья, озаглавленная “Знаки запрещения, касающиеся государственных гербов, официальных клейм контроля и эмблем межправительственных организаций” устанавливает, что страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.
 
Эти же положения применяются равным образом к гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным наименованиям международных межправительственных организаций, членами которых являются одна или несколько стран Союза, за исключением гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных наименований, которые уже являются предметом действующих международных соглашений, предназначенных для обеспечения их охраны.
 
Следует отметить, что в 1993 г. по поручению Правительства Республики Казахстан Казпатент представил в Международное бюро ВОИС изображения государственных герба и флага для охраны по указанной статье Парижской конвенции и получил такую охрану. Все страны-члены Парижской конвенции обязаны теперь запрещать использование в торговле государственного герба и флага Республики Казахстан при отсутствии на то ее разрешения, если такое использование может ввести в заблуждение относительно происхождения продукта.
 
Соответственно, если Казпатент поступают уведомления о получении охраны государственных символов и иных официальных символов и знаков других стран, то он отказывает в регистрации их или их элементов на имя третьих лиц.
 
Характерен в этом отношении следующий пример. Торгово-промышленная палата разработала проект цветного изобразительного знака по 35, 36, 42-му классам МКТУ (реклама, менеджмент, страхование и иные услуги), представляющего собой комбинацию изображений земного шара, некоторых геральдических символов и молодого орла, идентичного изображенному на флаге Республики Казахстан.
 
В геральдических элементах экспертиза Казпатента нашла имитацию гарантийного знака Нидерландов, а в изображении молодого орла с раскинутыми крыльями - имитацию государственной символики Республики Казахстан. При таких условиях в регистрации товарного знака было отказано [456].
 
Значение введения указанной нормы в части 2 ст. 6 тем более очевидно ввиду возможного присоединения Казахстана к Найробскому договору об охране олимпийского символа, подписанному в Кении 26 сентября 1981 г. [457]. Участники договора обязуются обеспечить на своей территории охрану олимпийской символики — пяти переплетенных колец от ее коммерческого использования без разрешения Международного олимпийского комитета (МОК). Следует отметить, что Российская Федерация уже является членом данной Конвенции.
 
В части 3 ст. 6 Закона РК о товарных знаках устанавливается, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:
 
1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, в том числе географических указаний, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара;
 
2) формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;
 
3) представляющих собой или содержащих географические указания, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, а также если используется перевод или обозначение сопровождается такими выражениями, как: “вида”, “типа”, "в стиле" и т. п.
 
4) противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.
 
Остановимся подробнее на случаях применения экспертизой Казпатента указанных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.
 
1) Обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, в том числе географические указания, способные ввести в заблуждение относительно места производства товара.
 
Указанное основание отказа в Законе РК о товарных знаках 1992 г. не было так подробно регламентировано, как это сделано в действующем Законе. Это объясняется требованиями ТРИПС, уделяющими данному вопросу особое внимание.
 
Показателен в этом отношении следующий пример. Швейцарская фирма Carreras Cigarettes заявила в Казпатент комбинированный знак — этикетку сигарет HAVANA по 34-му классу МКТУ (табак, курительные принадлежности). Естественно, у казахстанского потребителя данного товара могло сложиться ложное впечатление о месте производства табака — Куба, Гавана. Именно по этой причине в регистрации знака было отказано [458].
 
Заслуживает внимания пример из практики Апелляционного совета Казпатента. Он рассмотрел возражение германской фирмы Scholler Lebensmittel GmbH против решения экспертизы Казпатента об отказе в признании международной регистрации товарного знака MANHATTEN, как обозначения, способного ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.
 
Этот вывод следовал из того, что товарный знак содержал в себе название широко известного делового центра Нью-Йорка в сочетании с изображением городской панорамы и символа США — статуи Свободы. Кроме этого, экспертиза считала неправомерным использование географического обозначения другой страны для приобретения коммерческой выгоды.
 
Выбор данного обозначения заявитель обосновывал тем, что оно вызывает у потребителей качественных продуктов питания, для которых предназначен знак, ассоциации с американским стилем жизни и символизирует особый, современный, динамичный образ жизни и поэтому не может вызвать ассоциации с местом производства продуктов питания.
 
Апелляционный совет посчитал, что для утверждения о возможности введения данным товарным знаком потребителей в заблуждение надо положительно ответить на следующие вопросы:
 
производятся ли в данном месте (Манхеттен, Нью-Йорк, США) товары, в отношение которых испрашивается охрана товарного знака;
 
существует ли у потребителей представления об особых свойствах товара (например, качество, вкус и т.п.), связанные с данным географическим местом;
 
существует ли возможность введения в заблуждение потребителей относительно таких свойств товаров, связанных с данным местом их производства, и чем такое заблуждение наносит вред потребителю;
 
затрагиваются ли регистрацией рассматриваемого товарного знака на имя заявителя интересы производителей однородных товаров, находящихся в данном месте.
 
Не получив положительных ответов на данные вопросы, Апелляционный совет решил удовлетворить возражение заявителя против решения экспертизы Казпатента об отказе в признании на территории Казахстана международной регистрации товарного знака MANHATTEN [459].
 
2) Обозначения, формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории.
 
Данная норма также введена под влиянием соглашения ТРИПС и направлена на пресечение возможности введения потребителей в заблуждение в случае использования омонимов, в данном случае — совпадающих по звучанию наименований разных населенных пунктов.
 
Ряд населенных пунктов и местностей Казахстана названы по наименованиям исторической родины российских переселенцев. Например, в ряде областей Казахстана есть населенные пункты с названием Москва, Ивановка, Ленинградское, Нижнетагильское и пр.
 
Представим себе такую ситуацию. Ликероводочный завод в поселке Москва Актюбинекой области производит водку с этикеткой “Москва”, а в Ивановке Северо-Казахстанской области выпускают текстильные изделия под товарным знаком “Ивановские”. Риск введения потребителей в заблуждение налицо, хотя и со стороны производителей нет обмана или злоупотребления — они действительно находятся в географических пунктах с такими названиями.
 
Казахстанским заявителям будет отказано в регистрации товарных знаков с использованием реальных географических пунктов их местонахождения, потому что для подавляющего большинства казахстанских потребителей слово “Москва” ассоциируется со столицей России, а “Иваново” — с центром текстильной промышленности этой страны. Экспертиза должна ориентироваться прежде всего на восприятие массы потребителей конкретной продукции.
 
3) Обозначения, представляющие собой или содержащих географические указания, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, а также если используется перевод или обозначение сопровождается такими выражениями, как: “вида”, ‘‘пита”, “в стиле” и т. п.
 
Данная норма введена в Закон РК о товарных знаках также под влиянием ТРИПС и призвана в первую очередь покончить с несанкционированным использованием всемирно известных товарных знаков вин, минеральной воды, коньяков и наименований мест их происхождения. Введение данной нормы положило конец применению этикеток с наименованиями “Коньяк казахстанский”, “Советское шампанское” или “Напиток типа Кальвадос”, а также любым другим товарным знакам, использующим эти наименования.
 
Например, 20 декабря 2000 г. экспертиза Казпатента вслед за патентными ведомствами ряда стран отказала в регистрации комбинированного товарного знака — этикетки, на которой было обозначено “АРИН-БЕРД, армянский коньяк, 25 лет” [460].
 
4) Обозначения, противоречащие по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.
 
В данную группу входит большая категория знаков, введение которых в оборот может повредить нравственно-этическим канонам, присутствующим в любом обществе.
 
Классическим примером может послужить случай с автомобилями Волжского автозавода бывшего СССР, имевших первоначальное название “Жигули”. На языке ряде европейских стран это слово созвучно слову “Gigolo”, означающему “сутенер”. Именно по этой причине указанный знак не получил охраны в ряде стран и был заменен на знак “Лада”.
 
Казпатент отказывает в регистрации обозначениям- омонимам, которые для казахстанского потребителя, знающего казахский и русские языки, звучат как бранные слова, непристойные выражения, даже если они на языке оригинала не имеют такого значения.
 
Предметом охраны в рассматриваемом смысле являются и религиозные чувства казахстанцев. Например, в 1999 г. экспертиза отказала французской фирме — производителю алкогольной продукции в регистрации товарного знака на этикетку водки под названием “Абай Кунанбаев”. Экспертиза исходила из того, что великий просветитель казахского народа, поэт Абай был глубоко верующим мусульманином и проповедовал в числе других ценностей и воздержание от пьянства.
 
Кроме этого, Казпатент обратился с письмом к патентным ведомствам всех стран СНГ с просьбой не регистрировать на кого бы то ни было указанную этикетку, как оскорбляющую память великого просветителя. Данное обращение нашло понимание у всех адресатов.
 
Акционерное общество “Арай” заявило для регистрации в качестве товарного знака по 32-му (пиво, минеральные воды) и по 33-му (алкогольные напитки) классам МКТУ словесное обозначение ПУШКИН. Экспертиза Казпатента отказала в регистрации данного обозначения, мотивировав свое решение тем, что использование имени великого русского поэта на указанных товарах будет противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали [461].
 
Литовское ЗАО “Раудона Мяшко” подала заявку на регистрацию комбинированного товарного знака - этикетки для товаров 32-го (пиво, минеральные воды) и 35-го (реклама, менеджмент в сфере бизнеса) классов МКТУ, представляющую собой откровенно эротическую сценку с обнаженными мужчиной и женщиной и надписью SEKS ENERGIJA. Экспертиза отказала в регистрации данного обозначения как противоречащего нормам морали [462].
 
Председатель Российского патентного ведомства А. Д. Корчагин и его заместитель О. Алексеева выступили в мае 2001 г. в газете “Известия” со статьей “Церковная тематика в товарных знаках”. Они отмечают, что в Российской Федерации большинство верующих — христиане. По этой причине большинство поступающих на регистрацию товарных знаков религиозного содержания включает термины и символы православной церкви. Это, однако, не означает, что не должны учитываться чувства мусульман, иудаистов, буддистов и представителей других конфессий при регистрации знаков, включающих символы и термины, относящиеся к их вере.
 
Ответ на вопрос, будет ли зарегистрированный знак оскорблять чувства верующих, требует анализа ситуации по каждому отдельному заявленному на регистрацию знаку. Например, трудно усмотреть что-то оскорбительное для верующих в названиях кондитерских изделий “Пасхальное” и “Рождественское”, “Монастырская изба”для вина.
 
Вместе с тем водка “Причастие” или "Исповедальная", а также вино “Исповедь грешницы”, по мнению экспертов Роспатента, никак не могут быть включены в реестр товарных знаков. Категорически недопустимо и название “Великий пост” для контрацептивов [463].
 
Казахстанская практика знает случай обжалования решения экспертизы, отказавшей в регистрации по рассматриваемым основаниям.
 
Так, экспертизой Казпатента было вынесено решение об отказе в признании действия на территории Республики Казахстан регистрации товарного знака JESUS по международной заявке на имя компании Basic Trademark S.А. для товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) на основании п. 3 ст. 14 Закона РК о товарных знаках 1992 г., не допускающего регистрацию товарных знаков или их элементов, противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.
 
В обоснование своего возражения заявитель привел следующие доводы:
 
1) Для казахстанских потребителей, которые принадлежат к различным религиозным конфессиям, обозначение JESUS и его транслитерация “Джизэс” не обладают однозначной связью с именем Иисуса Христа. Кроме того, именно слово Христос придает этому имени святость и ассоциативно воспринимается как божественное. “Jesus” — это мужское собственное имя, особенно распространенное в Испании и Италии.
 
2) Подтверждением непротиворечия данной регистрации нормам морали служит пример Испании, большая часть населения которой исповедует католическую религию. Вместе с тем в этой стране существует значительное количество регистраций, в состав которых входит заявленное обозначение. Имеется много фирм, в наименование которых входит слово “Jesus”.
 
Выслушав эти доводы, Апелляционная коллегия пришла к выводу, что они убедительно доказывают отсутствие возможности возникновения у казахстанских потребителей прямой ассоциации между заявленным обозначением и именем Иисуса Христа. Возражение компании на отказ в регистрации знака было удовлетворено [464].
 
В категории дел по рассматриваемому основанию входят и случаи отказов по причине недопущения необоснованной монополии определенного лица на конкретное обозначение. Так, финансово-промышленной корпорации “Туркестан” было отказано в регистрации на его имя словесного знака ТУРКЕСТАН для большого количества классов МКТУ по причине противоречия общественным интересам монополизации данного географического наименования [465].
 
Иные основания для отказа в регистрации товарных знаков занимают также значительное место в законодательстве и практике его применения.
 
Выше мы провели теоретическое различие между абсолютными и иными основаниями отказа в регистрации товарного знака. Добавим к сказанному, что если отсутствие различительной способности знака, нарушение прав на публичные обозначения и соображения морали, нравственности и добросовестной конкуренции являются главными причинами для выделения абсолютных оснований, иные основания отказа выделяются главным образом по одной причине — отсутствию у заявленного на регистрацию обозначения признака новизны.
 
При этом требование новизны товарного знака трактуется в литературе по-разному.
 
Наиболее полно понимание И.Э. Мамиофы, Г.И. Тыцкой. Справедливо выделяя ряд особенностей новизны товарного знака по сравнению с новизной других объектов промышленной собственности, авторы отмечают, что новизна товарного знака означает, что среди обозначений, вошедших в гражданский оборот, отсутствуют не только идентичные, тождественные, полностью совпадающие, но также и подобные, сходные обозначения, то есть совпадающие с ним частично [466].
 
Новизна устанавливается путем сопоставления с известными обозначениями. В свою очередь, такая простая, на первый взгляд; задача требует на практике высоких экспертных навыков, развитой логики и воображения.
 
До рассмотрения конкретных оснований для отказа в регистрации и практики их применения определим общую систему иных оснований, а также круг факторов, которые необходимо определить экспертизе. Все иные основания отказав регистрации товарных знаков действующего Закона разделены на две группы, а сам текст ст. 7, соответственно, на две части.
 
На наш взгляд, разделение иных оснований для отказа в регистрации на две группы имеет свою логику — в первой части ст. 7 указаны случаи, когда заявленные знаки тождественны или сходны до степени смешения с иными уже известными обозначениями.
 
То есть, производя проверку по первой части данной статьи, экспертиза осуществляет поиск среди родовых для товарного знака понятий — обозначений вообще. Об этом свидетельствует то, что в базу поиска на тождество и сходство включены, кроме товарных знаков, наименования мест происхождения товаров и сертификационные знаки, являющиеся атрибутом отношений по стандартизации и сертификации.
 
Вторая часть данной статьи содержит перечень случаев, когда заявленное обозначение прямо воспроизводит, то есть копирует известные объекты права интеллектуальной собственности. Примечательно, что сравнение производится уже даже не с обозначениями вообще, а с иными объектами права интеллектуальной собственности, а также личных неимущественных прав — промышленными образцами, фирменными наименованиями, именами и фамилиями людей и пр.
 
В окончательном виде это выглядит так (часть 1 ст. 7 ):
 
Не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:
 
1) с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг;
 
2) с общеизвестными в Республике Казахстан товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг;
 
3) с обозначениями, заявленными на регистрацию в Казпатент с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг (кроме отозванных);
 
4) с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке на территории Республики Казахстан;
 
5) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан, кроме случаев, когда они могут быть включены в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя владельца права пользования данным наименованием места происхождения товара.
 
Из приведенного видно, что для вынесения решения о новизне товарного знака требуется установление многих иных фактов и обстоятельств, перечисление которых содержится в части 1 ст. 7 Закона, а раскрытие — в пп. 31—38 Инструкции по товарным знакам.
 
Во исполнение указанных требований экспертиза Казпатента осуществляет проверку заявленных обозначений на: тождество и сходство; сходство комбинированных обозначений; сходство словесных обозначений; звуковое сходство; графическое сходство; смысловое сходство; сходство изобразительных и объемных обозначений.
 
Как отдельное экспертное действие производится установление однородности товаров.
 
При этом, также как и в случае установления абсолютных оснований, справочным фондом для проведения проверки являются энциклопедии, справочники, монографии, научные статьи, материалы ВОИС, международных конвенций, касающиеся охраняемых обозначений, а также иные справочно-информационные материалы.
 
Рассмотрим содержание вышеуказанных действий.
 
Проверка обозначения на тождество и сходство.
 
Проверка обозначения на тождество и сходство осуществляется на основании п. 1 ст. 7 Закона.
 
Тождественными признаются обозначения, совпадающие друг с другом во всех элементах.
 
Как правильно отмечают В.В. Орлова, Р.С. Восканян и А.Д. Корчагин, понятие “тождественный” не вызывает сомнений при анализе и поэтому малоинтересно для исследователей процесса экспертизы товарных знаков [467].
 
Сходными до степени смешения признаются обозначения, которые, несмотря на отличия отдельных элементов, ассоциативно могут восприниматься потребителем как тождественные.
 
Следует вновь отметить очень относительный, а потому спорный характер самого вывода о сходности до степени смешения.
 
Как отмечается в российской литературе, спор о сходстве во многом определяется уровнем развития и степенью подготовки участников спора, а также выбором “степени” сходства, определяющей границу сходства и различия двух сравниваемых обозначений. В конечном итоге происходит сравнение количества тождественных элементов в двух сравниваемых объектах, оценка весомости каждого выбранного элемента, синтез совокупности сравниваемых элементов и, в конечном итоге, — сравнение анализируемых объектов [468].
 
Экспертиза проводится по результатам поиска на новизну.
 
Поиск осуществляется:
 
среди ранее зарегистрированных в Республике Казахстан товарных знаков и заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, имеющих более ранний приоритет;
 
среди общеизвестных товарных знаков;
 
среди ранее зарегистрированных и заявленных до даты приоритета на регистрацию наименований мест происхождения товаров.
 
При поиске учитываются товарные знаки третьих лиц, охраняемые в Казахстане без регистрации в силу международных договоров.
 
При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:
 
проводится поиск тождественных и сходных обозначений;
 
определяется степень сходства заявленного и выявленных обозначений;
 
определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные обозначения.
 
При этом принимаются во внимание товарные знаки, по которым не истек трехлетний срок с даты прекращения действия регистрации в соответствии со ст. 17 Закона, а также товарные знаки, которым отказано в регистрации и срок оспаривания решения не истек.
 
Проверка сходства комбинированных обозначений Комбинированные обозначения исследуются на предмет сходства как с комбинированными обозначениями в целом, так и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированных обозначений.
 
Сходство словесных обозначений
 
Сходство словесных обозначений определяется путем сравнения:
 
со словесными обозначениями;
 
с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.
 
Сходство словесных обозначений определяется в плане их фонетики (звуковое сходство), графики (визуальное сходство) и семантики (сходство по смыслу).
 
Звуковое сходство
 
Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, на основании таких признаков, как: количество слогов;
 
наличие близких по звучанию и совпадающих букв и звуков;
 
близость звуков, составляющих обозначение;
 
наличие совпадающих слогов и их расположение;
 
место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
 
близость состава гласных;
 
близость состава согласных;
 
характер совпадающих частей обозначений;
 
вхождение одного обозначения в другое;
 
ударение и др.
 
Эти характеристики могут учитываться как каждая в отдельности, так и в различных сочетаниях в зависимости от их определяющего значения при создании звукового образа и при восприятии потребителем.
 
Графическое сходство
 
Графическое (визуальное) сходство словесных обозначений определяется, в частности, на основании: общего зрительного впечатления; вида шрифта;
 
способа написания, в том числе расположения букв и алфавита;
 
цвета и цветового сочетания.
 
Поиск осуществляется среди словесных и графических обозначений, имеющих словесный характер.
 
Смысловое сходство
 
Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, с учетом восприятия товарного знака казахстанским потребителем по критериям: совпадение понятий, идей; противоположность понятий, идей.
 
Учитывается совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.
 
Сходство изобразительных и объемных обозначений Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется, в частности, на основании следующих признаков: внешняя форма;
 
наличие или отсутствие симметрии; вид и характер изображений; цветовое сочетание.
 
Цвет и цветовое сочетание не могут являться единственными признаками товарного знака, а могут считаться его существенными дополнительными признаками.
 
Установление однородности товаров Одним из сложнейших вопросов экспертизы является установление однородности товаров.
 
Судебная практика западных стран знает многочисленные споры по однородности товаров. Так, заявка на товарный знак, содержащий слово PANDA и рисунок головы панды, была оспорена владельцем регистрации на сходный товарный знак, но в отношении другого товара — сапожной ваксы. Мотивом оспаривания была однородность товара. Патентное ведомство разрешило регистрацию обуви, признав обувь и ваксу для ее чистки неоднородными товарами по следующим соображениям: сущность товаров разная;
 
функции товаров разные: ботинки предназначены для того, чтобы их носили, а вакса — для придания блеска изделию;
 
каналы покупки и продажи товаров разные — ботинки продаются в обувных магазинах, а вакса — в магазинах для химикатов [469].
 
То есть установление однородности товаров осуществляется с целью определения возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же производителю.
 
Однородными товарами являются товары, выполняющие одну и ту же функцию, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке их тождественными или сходными знаками могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их к одному производителю.
 
Однородность товаров определяется на основании следующих признаков: род (вид), назначение, условия сбыта, круг потребителей.
 
При определении однородности товаров проводится сравнение перечня товаров, содержащегося в заявке, с перечнем товаров, в отношении которых зарегистрированы или заявлены тождественные или сходные товарные знаки.
 
Товары не могут быть расценены как сходные Только на том основании, что они отнесены к одному классу МКТУ, а принадлежность к разным классам не является доказательством их неоднородности.
 
Так, неоднородными товарами признаются одежда и обувь, включенные в 25-й класс МКТУ, перчатки, включенные в зависимости от функционального назначения в классы 9,10, и 21-й.
 
Корреспондирующими классами, включающими однородные товары (услуги), можно считать, например:
 
1-й и 5-й — относительно химических продуктов для сельского хозяйства и средств для уничтожения вредителей в сельском хозяйстве;
 
3-й и 5-й — относительно косметических средств и дезодорантов;
 
25-й и 40-й — относительно одежды и пошива одежды и другие. 
 
Таким образом, даже работа по МКТУ не дает универсального рецепта определения однородности товаров. Сложность задачи становится еще более очевидной, если учесть ежедневное появление разновидностей старых и совершенно новых товаров.
 
Рассмотрим применение указанных требований на практике с выделением конкретных категорий дел, соответствующих иным основаниям отказа в регистрации товарных знаков.
 
По п. 1 части 1 ст. 7 действующего Закона РК о товарных знаках не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг.
 
Британской компании “Моторола” было отказано экспертизой Казпатента в регистрации словесного товарного знака HANDIE-COM по 9-му классу МКТУ (приборы и инструменты). Причиной отказа послужило сходство заявленного обозначения до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком HANDYCAM, принадлежащим швейцарской фирме Sony Overseas, получившей это право по международной регистрации № 606686 [470].
 
Сравнение элементов заявленного и зарегистрированного обозначений проводилось по фонетическим (звуковое сходство), графическим (визуальное сходство) и семантическим (сходство по смыслу) признакам. Как видно из приведенного, действительно можно констатировать сходство до степени смешения по всем перечисленным критериям.
 
По аналогичному основанию — сходство до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением ATLANTIC - было отказано в регистрации словесного знака ATLANTIX по 33-му классу МКТУ (алкогольные напитки) на имя финской компании “Прималко ЛТД” [471].
 
Характерно, что сходными до степени смешения могут быть обозначения, написанные на разных языках. Так, например, казахстанский производственный кооператив “Иген” получил отказ в регистрации словесного товарного знака на казахском языке ТЕМIРЛАН по ЗЗтму классу МКТУ (алкогольные напитки) ввиду наличия более ранней регистрации у ЗАО “Арай” на словесный товарный знак по тому же 33-му классу “ТАМЕРЛАН” [472].
 
Казахстанское ТОО “Султан-Маркетинг” получил отказ в регистрации словесного обозначения SULTAN по 30-му классу МКТУ (мука, зерновые продукты и пр.), поскольку почти четырьмя годами раньше британская фирма Юнайтед Бискуитс Лимитед зарегистрировало аналогичный знак поданному классу [473]. Характерно в данном простом примере то, что казахстанский заявитель имеет фирменное наименование, содержащее заявленное слово, но на русском или казахском языке. Однако это обстоятельство, как мы видим, не влияет на приобретение прав на товарный знак, осуществляемое по иным, чем приобретение прав на фирменное наименование, основаниям.
 
Выше мы имели примеры столкновения в основном словесных обозначений. Примером конфликта аббревиатур может послужить случай с влиятельными участниками казахстанского гражданского оборота — банками.
 
Так, 22 июля 1998 г. ОАО “Народный сберегательный банк Казахстана” подало заявку на регистрацию товарного знака в виде буквенного обозначения HSBK по 36-му классу (страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции). Экспертиза Казпатента нашла в своей базе данных более раннюю, с приоритетом от 26 августа 1997 г., регистрацию сходного до степени смешения буквенного обозначения HSBS по тому же 36-му классу МКТУ , заявителем которого являлся британский банк HSBS Holdings PLG. Казахстанскому банку при данных обстоятельствах было отказано в регистрации [474].
 
Примеров применения п.2 части 1 ст. 7, когда не были бы зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с общеизвестными в Республике Казахстан товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг, в архиве Казпатента почти нет. Это объясняется, к нашему удовлетворению, законопослушанием казахстанских бизнесменов в вопросах интеллектуальной собственности. Можно констатировать в целом уважение к чужому имуществу в виде хорошо раскрученного общеизвестного товарного знака. К тому же и при консультациях потенциального заявителя с отделом приема заявок Казпатента становится ясным бесперспективность попытки такой регистрации.
 
Еще одной причиной является отмеченное нами выше отсутствие в Казахстане механизма признания какого-либо знака общеизвестным. Следовательно, мотивом отказа экспертизы в регистрации таких обозначений будет не второй, а первый пункт данной статьи, применение которого не требует выяснения вопроса об общеизвестности знака.
 
Все же близкий по смыслу пример нам удалось отыскать. ТОО “Морис” (Казахстан) подало 27 сентября 1999 г. заявку на регистрацию комбинированного товарного знака — этикетки с надписью на русском и казахском языках “ФАНТА напиток апельсиновый” — по 32-му классу МКТУ (минеральные воды и прочие безалкогольные напитки). Рассмотрев материалы заявки экспертиза Казпатента пришла к выводу, что в заявке следует отказать по причине существования более ранней регистрации обозначений ФАНТА на имя владельца “Кока -Кола Компани”.
 
Как мы установили при рассмотрении вопроса об общеизвестных товарных знаках, знаменитая “Кока-Кола” могла и не регистрировать свои обозначения. Все равно никто бы не зарегистрировал на свое имя такой общеизвестный знак.
 
В поле зрения эксперта при поиске тождественных или сходных до степени смешения обозначений находятся не только обозначения, зарегистрированные и ставшие товарными знаками, но и заявки, находящиеся в производстве. Именно их имеет в виду п.3 части 1 ст. 7 под “обозначениями, заявленными на регистрацию в Казпатент с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг (кроме отозванных)”.
 
Пункт 21 Инструкции РК по товарным знакам регламентирует отзыв заявки. Устанавливается что в соответствии со ст. 13 Закона отзыв заявки может производиться по просьбе заявителя на любом этапе экспертизы. Заявка может быть признана отозванной по причине нарушения заявителем установленных настоящей Инструкцией сроков ответа на запрос. По заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не производятся. Она не принимается во внимание при экспертизе других заявок.
 
Случаи, когда заявленному обозначению официально отказывают в регистрации по причине его тождественности или сходности до степени смешения “с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке на территории Республики Казахстан”, также сравнительно редки по причине отказа от таких намерений еще на стадии проведения экспертизы в результате беседы с экспертом, обращающим внимание на сходство с сертификационным знаком. То есть, как правило, такие бесспорные ситуации до официального отказа не доводятся, что удобно прежде всего заявителю. Исправив знак по совету эксперта, можно быстрее и гарантированно получить регистрацию.
 
Пункт 5 части 1 ст. 7 запрещает регистрировать обозначения, тождественные или сходные с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан, кроме случаев, когда они могут быть включены в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя владельца права пользования данным наименованием места происхождения товара.
 
Смысл данной нормы понятен — избежать конфликтов между наименованиями мест происхождения товаров и товарными знаками, очень близкими по смыслу средствами индивидуализации, наносимыми, в частности, на однородные товары. От таких конфликтов страдает главным образом потребитель.
 
Характерен в этом смысле следующий пример. Полное товарищество “X. и компания” подала заявку на регистрацию цветного комбинированного знака (этикетки) по 32-му классу МКТУ (минеральная вода) с изображением ледяных гор, моря и на фоне гор — пингвина. Внизу всей композиции была помещена надпись — Сарыагаш”.
 
Экспертиза отказала в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака по мотиву, что имеются зарегистрированные наименования мест происхождения товаров — минеральной воды “Сары-Агаш”, а заявитель не является обладателем права на такую регистрацию.
 
Вторая часть ст. 7 предполагает выяснение следующих оснований, устанавливая, что не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:
 
1) промышленные образцы, охраняемые в Республике Казахстан, на имя других лиц при условии их более раннего приоритета;
 
2) общеизвестные на территории Республики Казахстан фирменные наименования (или их части), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования до даты приоритета заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;
 
3) названия известных произведений литературы, науки и искусства, произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав;
 
4) фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан, — без разрешения соответствующего компетентного органа.
 
Примеры по пп. 1 и 2 части 2 данной статьи также не часто встречаются в практике экспертизы Казпатента. При этом по п.2 их и не должно быть — в Казахстане нет нормативного акта, определяющего механизм признания фирменных наименований общеизвестными на территории Республики Казахстан.
 
Инструкция РК по товарным знакам предписывает при проведении экспертизы заявляемого обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 п. 2 ст. 7 Закона проверять, не нарушает ли заявляемое обозначение авторские права на названия широко известных произведений литературы, науки и искусства. В отношении иных обозначений, которые могут являться охраняемыми произведениями искусства или их фрагментами, при отсутствии иных доказательств, предполагается, что между заявителем и обладателем авторских прав на соответствующие произведения урегулированы отношения по поводу их использования в заявленном виде.
 
Пункт 1, предотвращающий регистрацию товарных знаков, воспроизводящих промышленные образцы, также не применяется, видимо, по причине чрезвычайно малого количества самих регистраций товарных знаков.
 
Наиболее применимым является п. 4 части 2 ст. 7, видимо, потому, что товарный знак, содержащий фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле, является особо запоминающимся.
 
Такие обозначения применимы, но только в случае, если при этом соблюдаются неимущественные права самих знаменитостей, их наследников или правопреемников; если же эти обозначения являются достоянием культуры и истории Республики Казахстан, то необходимо разрешение соответствующего компетентного органа.
 
Прежде всего, конечно, необходимо охранять права ныне живущих деятелей. Именно поэтому Торгово-промышленной фирме “Глони” было отказано в регистрации словесного знака НУРСУЛТАН по 3-му классу МКТУ (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, чистки и пр.). Экспертиза Казпатента справедливо усмотрела использование имени и ассоциацию с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в нарушение его личных неимущественных прав.
 
Фамилия героя гражданской войны и знаменитого персонажа советских анекдотов стало основным содержанием словесного обозначения ЧАПАЕВ по 32,33,35-му классам МКТУ (пиво, воды, алкогольные напитки, менеджмент в сфере бизнеса), заявленного казахстанским АОЗТ “Арай”. Экспертиза Казпатента вынесла решение об отказе в регистрации, указав, что заявленное обозначение является фамилией исторической личности - героя гражданской войны и без письменного согласия его наследников не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака [475].
 
Охраняются имена и фамилии давно умерших исторических личностей, наличие наследников которых установить затруднительно или сведения о них недостоверны. Для таких случаев в действующем Законе РК о товарных знаках присутствует категория “достояние истории и культуры Республики Казахстан”.
 
Так, ТОО казахстанско-российскому СП “ЛиО Табак” было отказано в регистрации комбинированного цветного знака — этикетки для коробки сигарет с надписью “Аблай Хан” и портретом хана. Основанием отказа явилось то, что имя, как и сама личность Аблай хана, является достоянием истории и культуры Республики Казахстан [476].
 
По аналогичному основанию казахстанскому заявителю ЕСИ ЛТД было отказано в регистрации словесного обозначения YESEVI по 3-му и 35-му классам МКТУ как совпадающему с именем известного просветителя Востока Ходжи Ахмета Йассауи (Ясави), имя которого является достоянием истории и культуры Казахстан [477].
 
По данному основанию охраняются не только имена людей, но и названия городов и памятников истории и культуры. Показательными примерами являются отказы в регистрации комбинированного знака с изображением находки из Иссыкс-кого кургана и словами “АЛТЫН АДАМ” на имя АО “Фонд “Золотой человек” [478], а также словесный знак г ВЕРНЫЙ на имя ТОО “Продснабсервис” [479] с указанием, что данные символ и прежнее название нынешнего г. Алматы являются достоянием культуры Казахстана.