2.6.4. Условия регистрации — bibliotekar.kz - Казахская электронная библиотека



 2.6.4. Условия регистрации

При критичном обсуждений вопроса об удачности или неудачности выбора Казахстаном современной системы правовой охраны товарных знаков может возникнуть вопрос, а было ли учтено все положительное из предыдущего, времен вхождения Казахской ССР в состав СССР, опыта. Иными словами, каково советское наследие, была ли в СССР система охраны товарных знаков и не проще ли было сохранить ее, если она была достаточно совершенной?
 
Для полною ответа на этот вопрос можно было бы начать характеристику системы правовой охраны товарных знаков с первых декретов советской власти, оказавших влияние на формирование соответствующей системы в СССР и ее части -Казахской ССР. Мы полагаем это излишним ввиду того, что многие исследователи сделали это до нас. Мы имеем в виду работы А.П.Сергеева [411], А.А.Шестимирова [412], А.Д.Корчагина в соавторстве с группой специалистов Роспатента [413; 414] и др.
 
Полагаем поэтому достаточным остановиться на сравнительно современных, последних по хронологии нормативных актах СССР, предшествовавших его распаду, содержавших принципиальные положения о действовавшей в этой бывшей Стране системе охраны товарных знаков.
 
Самым последним нормативно-правовым актом СССР, закрепившим большое количество принципиально новых положений в системе охраны товарных знаков, был Закон СССР “О товарных знаках и знаках обслуживания”, принятый в 1991 г. но так и не вступивший в силу из-за распада страны. Его принятие обусловили принятые 31 мая 1991 г. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, ст. 148 которых посвящалась товарным знакам. Это был последний закон СССР, которым реально регулировались отношения по поводу товарных знаков [415].
 

 

Основы закрепили самые принципиальные положения о наличии права на товарный знак, удостоверенного “свидетельством в соответствии с Законом СССР о товарных знаках и знаках обслуживания”. Устанавливался 10-летний срок действия исключительного права на товарный знак, причем объем правомочий по использованию товарного знака в рамках исключительного права соответствовал его современному пониманию.
 
Эти принципиальные положения легли в основу законов о товарных знаках России, Казахстана и многих других новых стран-участниц СНГ. Но следует отметить, что не Основы гражданского законодательства определяли сущность системы охраны товарных знаков СССР, они попросту не успели полностью реализовать весь свой правовой потенциал.
 
Наиболее значимым для уяснения сути данного вопроса является Положение о товарных знаках, утвержденное Госкомизобретений СССР 8 января 1974 г. [416], а также Постановление Совета Министров СССР от 15 мая 1962 г. № 442 “О товарных знаках ” [417].
 
Изучение данных нормативных актов, а также многочисленных инструкций Госкомизобретений к Положению о товарных знаках показывает, что система регистрации и использования товарных знаков, а также определенный порядок защиты прав их владельцев был и ее содержание вполне соответствовало советскому способу общественного производства, социалистической системе хозяйствования.
 
Главным моментом, характеризующим советскую систему, являлась обязательность регистрации и использования товарных знаков. Так, в частности, п. 1 Постановления Совмина СССР № 442 обязывал государственные, кооперативные и общественные предприятия и организации помещать на выпускаемых ими изделиях и упаковке товарные знаки, а п. 2 этого же документа обязывал правительства союзных республик, министерства и ведомства обеспечить в 6-тимесячный срок разработку всеми предприятиями товарных знаков, а также их представление на регистрацию в Госкомизобретений. Если это не выполнялось, то товары и продукция считались “ненадлежащего качества”, что влекло гражданско-правовую ответственность предприятия и дисциплинарную ответственность его руководителя [418].
 
Эта обязательность вполне понятна, если учитывать командно-административный и плановый характер советской экономики, отсутствие в ней конкуренции. Введение системы регистрации товарных знаков объяснялось прежде всего присутствием на советском рынке иностранных предприятий со своими товарными знаками, желанием поднять качество советских товаров и ответственность их изготовителей. Определенный интерес представляли и экспортные устремления СССР, и необходимость конкуренции советских товаров за рубежом.
 
В остальных моментах советское законодательство содержало в себе и регулировало знакомые в данное время действия по подаче заявки и ее экспертизы, определения приоритетов, отказов в регистрации по абсолютным и относительным основаниям, апелляционного производства. Последнее ограничивалось административным рассмотрением в Госкомизобрете-ний, которое было окончательным, без доведения жалобы до суда.
 
Использование товарного знака его владельцами было обязательно в СССР так же, как это имеет место в России и Казахстане в настоящее время.
 
Советское законодательство знало и институт исключительного права на товарный знак. В то же время затруднительно точно сказать, кому же оно принадлежало. Так, п. 8 Положения о товарных знаках 1974 г. устанавливал, что “право на исключительное использование может быть предоставлено (разрядка моя — Т.К.) государственным предприятиям, организациям и объединениям, а также кооперативным и общественным организациям, являющимся юридическими лицами и осуществляющими производственную и торговую деятельность”.
 
Пункты 27 и 28 этого же Положения устанавливали, что юридические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарные знаки, имеют исключительное право использовать этот знак для обозначения соответствующих товаров и услуг на всей территории СССР. Использование товарного знака без разрешения (лицензии) владельца запрещалось, а владелец мог в течение срока действия регистрации потребовать от нарушителя прекращения пользования тождественным или сходным обозначением и требовать возмещения причиненных ему убытков.
 
Но правило п. 8 находилось в разделе “Общие положения” данного документа и имело большую, чем п. 27, силу. Из этого можно сделать вывод, что первичным обладателем исключительного права являлось все же государство и оно могло передать его любой социалистической организации. Иной вывод не согласовывается с характером социалистической государственной собственности.
 
А нормы пп. 27, 28, на наш взгляд, адресовались для ситуаций столкновения советских и иностранных товарных знаков.
 
Таким образом, в период нахождения Казахстана в составе СССР на его территории действовала советская система охраны товарных знаков, отдельные элементы которой были восприняты законодательством суверенного Казахстана, но в целом эта система не могла быть развита дальше в силу различия между рыночной экономикой, которую ныне строит Казахстан, и плановой экономикой бывшего СССР.
 
Поиски приемлемой казахстанской системы регистраций проводились в 1992-1993 гг.
 
В первый год независимости Республики Казахстан, с основанием патентного ведомства началось построение системы правовой охраны товарных знаков. Среди прочих принципиальных вопросов определения параметров будущей системы перед нами встал вопрос, какую из существующих в мире систем охраны, какую модель следовало выбрать Казахстану.
 
Законодательство разных стран предусматривает в основном два основания возникновения права на товарный знак:
 
1) первое его использование в гражданском обороте или 2) регистрация в уполномоченном государственном органе. Соответственно, можно назвать и типичные национальные системы регистрации — “система первого использования” и “регистрационная система”.
 
Е.К. Сухарева для краткости назвала процедуру первой группы стран “системой преждепользования”, что в принципе аналогично нашему названию [419].
 
Некоторые страны сочетают эти принципы, и тогда появляются гибридные системы. Если только регистрации или только использования достаточно для возникновения права на знак, то налицо так называемая система альтернативного действия (страны Бенилюкса, Швеция и др.). Если требуется и применение, и регистрация, то налицо так называемая система кумулятивных действий.
 
Страны с регистрационной системой так же неоднородны в обладании нюансами данной, казалось бы, ясной системы. В зависимости от степени значимости факта регистрации товарного знака обычно выделяют страны с системами конститутивной регистрации и декларативной регистрации [420].
 
Регистрация товарного знака в странах с декларативной системой носит, соответственно, лишь декларативный характер, так как любое лицо может опротестовать регистрацию, доказав свое право преждепользования. Такую систему имеют США, Великобритания, Канада, Индия, Пакистан, Мексика, Ирак и др.
 
Смысл регистрации в патентном ведомстве при такой системе сводится к оповещению этих третьих лиц о начале использования знака и своих претензиях на обладание исключительным правом на знак. И. Э. Мамиофа и соавторы отмечают тот момент, что в странах с декларативной регистрацией время начала использования знака указывается в заявлении, а для иностранца таким временем является дата регистрации в своей стране [421].
 
Еще одной характеристикой декларативной системы, в частности ее идеи преимущества фактического использования над регистрацией, является наличие понятий “старшего” и “младшего” товарных знаков. Оно сводится к тому, что зарегистрированный знак может быть оспорен по мотиву наличия аналогичного ему фактически используемого “старшего” знака, который уже приобрел известность в соответствующем секторе оборота, а также используется достаточно длительное время. Длительность этого срока устанавливается в законодательстве. К примеру, в США, Канаде, Ираке он равен 5 годам с начала регистрации, а в Великобритании и Индии — 7 годам. Если эти факты удается доказать, то регистрация аннулируется. Соответственно, в тех случаях, когда доказать “старшинство” не удается или когда в течение этих же сроков не поступает жалоб и протестов на регистрацию, то регистрация и само право на знак становятся неоспоримыми.
 
Таким образом, система декларативной регистрации имеет явные недостатки — неопределенность в действительности права на знак в течение длительного времени, отсутствие возможности проверить фактическое использование знака третьими лицами, длительность приобретения знаком свойства известности. Все эти отрицательные стороны оценивались специалистами Казахстана и были причиной непринятия такой системы в качестве национальной.
 
Более приемлемой представлялась другая система.
 
Система “конститутивной” регистрации в качестве правоустанавливающего факта признает только регистрацию товарного знака в уполномоченном государственном органе или организации. Фактическое использование знака не порождает прав на него. Такая принципиальная система (возможны отдельные незначительные нюансы) принята в России, Японии, Италии, Испании, Греции, Турции, до 1995 г. — в Германии и др.
 
Аналогичную систему избрала для себя, закрепив ее в Законе о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 18 января 1993 г., Республика Казахстан.
 
Мы полагаем, что данную систему с большим успехом можно было бы назвать системой обязательной регистрации, даже несмотря на исключения об обязательной регистрации для общеизвестных знаков. Данное исключение остается при любом названии избранной какой-либо страной национальной системы. К тому же выражение “обязательная регистрация”, на наш взгляд, полнее передает главную особенность установленного правила поведения, чем многозначное слово “конститутивная”.
 
В целях общей характеристики избранной системы регистрации попробуем пока в самом общем виде обозначить достоинства данной системы, предопределившие ее выбор.
 
К ее нюансам мы не раз еще вернемся при изложении специальных вопросов.
 
Мы полагаем, что воспринятая Казахстаном система обязательной регистрации позволяет:
 
1) изначально точно определить объект правовой охраны, а также объем правопритязания в соответствии с заявленными классами МКТУ;
 
2) создать полную национальную базу данных заявленных знаков и их владельцев;
 
3) определить с самого начала процесса регистрации, прибегнув к информационному поиску по базе данных, уполномоченное на получение права на знак лицо, соответственно отклонив притязания иных лиц;
 
4) определить главную работающую презумпцию и изначально решить вопрос о бремени доказывания наличия прав. Наша презумпция — правота заявителя и обладателя свидетельства о регистрации. Все остальные лица обязаны это опровергнуть и доказать свои права;
 
5) предостеречь всех третьих лиц от излишних действий по закреплению уже принадлежащих другим прав путем публичного оповещения о зарегистрированных правах в официальном информационном издании;
 
6) дать возможность казахстанским заявителям регистрировать свои знаки за рубежом, предоставив им достоверные доказательство (свидетельство) о национальной регистрации (требования Парижской конвенции и Мадридского соглашения).
 
Одновременно с выбором системы охраны решался вопрос и об органе регистрации и экспертизы, правомочном принимать заявки на товарные знаки и выдавать охранные документы.
 
В разных странах вопрос о таком органе решается по-разному. Так, во Франции заявка на регистрацию товарного знака подается либо в Национальный институт промышленной собственности— патентное ведомство Франции (ИНПИ), либо в канцелярию Торгового суда или суда большей инстанции [422].
 
В Бельгии заявки принимают коммерческие суды, в Италии -Торговая палата.
 
В большинстве стран такое право имеют национальные патентные ведомства. По такому же пути пошел и Казахстан.
 
В настоящее время прием заявок на регистрацию товарных знаков организует Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, а принимает их Институт патентной экспертизы данного Комитета, которые вместе реализуют компетенцию Уполномоченного государственного органа, именуемого в ст. 3 Закона о товарных знаках РК “Казпатентом”.
 
Избранная Казахстаном система обязательной регистрации товарных знаков наиболее четко выражена в ст. 4 Закона о товарных знаках РК 1999 г.: “Правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан”.
 
Это означает, что в отношении казахстанских и иностранных заявителей признается действительность только зарегистрированного товарного знака. То есть обозначение становится товарным знаком только после его официального признания товарным знаком в результате регистрации.
 
После принятия заявки к производству заявитель вступает в достаточно длительную полосу административно-правовых отношений с патентным ведомством. Статьи 8—12 Закона о товарных знаках РК 1999 г., Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака, Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака подробнейшим образом регулируют вопросы подачи заявки, состава ее документов, определения приоритета товарного знака, проведения предварительной и полной экспертизы, вынесения решений по их результатам.
 
Процессы эти сугубо административного характера, и в данном гражданско-правовом исследовании не хотелось бы очень подробно на них останавливаться. На наиболее интересных моментах, в особенности если они влияют на возникновение гражданских прав и обязанностей, мы, конечно же, заострим внимание. Пока отметим, что законодатель постарался наделить правами и заявителя в указанных административно-правовых процедурах с целью достижения максимальной демократичности, превращения рутинной по своей сути экспертизы в равноправный диалог между заявителем и экспертом патентного ведомства.
 
В частности, по ст. 13 Патентного закона в ходе рассмотрения заявки заявитель имеет право:
 
1) отозвать заявку на любом этапе экспертизы;
 
2) принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы заявки;
 
3) дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, не изменяя их по существу, до завершения полной экспертизы;
 
4) ходатайствовать о продлении установленных сроков для предоставления ответа на запрос или подачи возражения, но не более чем на шесть месяцев;
 
5) ходатайствовать о восстановлении пропущенных сроков, но не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока;
 
6) знакомиться с противопоставленными материалами.
 
Итогом положительной экспертизы является выдача его
 
владельцу свидетельства на товарный знак, а также внесение товарного знака в Государственный реестр товарных знаков, являющийся главным документом для судов и всех административных органов, подтверждающим наличие правовой охраны товарного знака.
 
Статья 14 Закона устанавливает перечень сведений, вносимых в Государственный реестр товарных знаков. Установлено также, что Государственный реестр товарных знаков является общедоступным. По ходатайству заинтересованных лиц Казпатент предоставляет выписку из Государственного реестра товарных знаков.
 
Владелец товарного знака обязан уведомлять Казпатент об изменениях, касающихся регистрации. В частности, вносятся изменения в случае полной или частичной уступки прав на товарный знак, а также указываются все лицензионные соглашения о временном использовании прав на данный объект.
 
Важнейшим действием административно-правового характера, имеющим большое гражданско-правовое значение, является публикация сведений о регистрации, а также о последующих изменениях в регистрации.
 
Статья 16, специально посвященная публикации сведений о регистрации, устанавливает, что сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, внесенные в Государственный реестр товарных знаков, а также последующие изменения, касающиеся регистрации, публикуются Казпатентом в бюллетене непосредственно после их записи в Государственном реестре товарных знаков.
 
Без публикации указанных сведений в официальном бюллетене “Промышленная собственность” выдача свидетельства на товарный знак не производится.
 
В результате выполнения всех указанных выше процедур в соответствии с требованиями Закона заявитель получает Свидетельство на товарный знак, удостоверяющее факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право владельца на товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг (ст. 18 Закона).
 
Для правообладателя основным документом, удостоверяющим его право на товарный знак, является указанное свидетельство.
 
В этом документе воплощены наиболее принципиальные моменты как казахстанской, так и мировой системы правовой охраны исследуемых нами объектов. Это выражается прежде всего в монопольном характере прав. По ст. 4 действующего Закона о товарных знаках владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.
 
В то же время, как и при монополии на любой иной объект интеллектуальной собственности, в монополии на товарный знак есть исключения. Она ограничена в пространстве, времени и по видам деятельности.
 
Ограниченность в пространстве выражается в том, что указанное Свидетельство на товарный знак действует только на территории Республики Казахстан. Наиболее явно это обозначено в преамбуле действующего Закона о товарных знаках, в которой указано, что “настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров в Республике Казахстан”.
 
Ограниченность во времени выражается в установлении законодателем сроков действия регистрации. Статья 15 Закона устанавливает, что регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты подачи заявки.
 
Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года ее действия. Сведения о продлении срока действия регистрации вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в Свидетельство.
 
Данное положение не ново и содержится в законах всех стран. На практике имеются товарные знаки, например на отдельные сорта швейцарского шоколада и сыра, французские духи и туалетную воду, а также флаконы под них, английский текстиль и пр., которые продолжают охранять в десятках стран вот уже в течение двух столетий. Довольно часто оригинальное изделие охраняется вначале как изобретение или промышленный образец, затем, после истечения сроков для охраны такого рода объектов, переводится в разряд товарных знаков и охраняется практически бессрочно.
 
Более того, законодательство Казахстана стремится к увеличению товарных знаков-долгожителей. Это явно видно из правил, закрепленных в ст. ст. 15 и 17 действующего Закона о товарных знаках.
 
Так, срок подачи ходатайства о продлении срока действия регистрации товарного знака, пропущенный его владельцем, может быть восстановлен по заявлению владельца, поданному в течение шести месяцев после истечения срока действия регистрации (ст. 15). А товарный знак, срок действия регистрации которого истек, не может быть вновь зарегистрирован на имя лица иного, чем прежний владелец, в течение трех лет с даты прекращения действия регистрации. Указанное условие применяется и в том случае, когда владелец товарного знака отказался от него до истечения срока действия регистрации (ст. 17).
 
Примером ограничения монополии на товарный знак по видам деятельности является закрепленное в ст. 18 действующего Закона указание, что “исключительное право владельца на товарный знак действует в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг”.
 
Поясним это на конкретном примере. Американская фирма UDV NORTH AMERICA Inc. получила 25 декабря 2000 г. свидетельство РК на товарный знак SMIRNOFF по 33-му классу МКТУ, распространяющийся на алкогольные напитки (за исключением пива). Это означает, что охрана прав владельца будет производиться только в отношении алкогольных напитков. Производство прохладительных напитков или пива с указанным знаком не будет считаться нарушением прав владельца регистрации на товарный знак.
 
В этой ограниченности по видам деятельности есть положительные стороны, а также отрицательные, порождающие большие теоретические и практические проблемы.
 
Поясним это на другом примере. В один прекрасный день на прилавках магазинов появилась водка PARLIAMENT (ПАРЛАМЕНТ), этикетка на бутылке которой один в один копировала упаковку одноименных популярных сигарет, выпускаемых табачной компанией “Филипп Моррис — Казахстан”. На данную упаковку действует казахстанская национальная регистрации прав на товарный знак. Однако табачная компания не распространила свои права на алкогольные товары, ограничившись лишь указанием на класс МКТУ, охраняющий сигареты, табак и курительные приспособления.
 
С позиции законодательства об охране интеллектуальной собственности право табачной компании невозможно защитить, так как оно применимо только к случаям нарушения прав на однородные товары и услуги (ст.43 Закона).
 
Такие случаи изощренного пиратства, к сожалению, встречаются довольно часто. На наш взгляд, это проистекает как из беспечности заявителей и их излишней экономичности (за каждый дополнительный класс МКТУ необходимо производить оплату дополнительно), так и несогласованности Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) с проблемами практики. В этом классификаторе зачастую близкие по своей сути товары и услуги разнесены по разным классам, а отдаленные — сведены в одну группу.
 
Бороться же с такими случаями можно только путем привлечения уже другого законодательства — о недобросовестной конкуренции. Кроме казахстанского законодательства, правовым основанием для этого является Парижская конвенция, ст. 10 bis которой обязывает страну Парижского союза обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. В частности, подлежат запрету “указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров”.
 
Данная норма развита в национальном законодательстве. Так, Закон РК “О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности” от 11 июня 1991 г. в ст. 9 устанавливает, что самовольное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования или маркировки товара, а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта является нарушением норм данного Закона и влечет административно-правовую ответственность.
 
Закон Республики Казахстан от 9 июня 1998 г. “О недобросовестной конкуренций” устанавливает, что незаконное использование фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания и (или) иного коммерческого обозначения предпринимателя, которое вводит или может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя или продавца товара (работ, услуг) составляет отдельный вид недобросовестной конкуренции.
 
Как и в случае с рассмотренными нами выше фирменными наименованиями, значительное место в теории и практике охраны товарных знаков занимает проблема общеизвестных товарных знаков.
 
Статья 4 Закона о товарных знаках 1999 г. устанавливает правило, что “правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан”.
 
В статье 1 этого Закона термин “общеизвестный товарный знак” определяется, как товарный знак, признанный общеизвестным в силу международных соглашений, участником которых является Республика Казахстан, решением компетентного органа или суда, основанном на доказательствах заинтересованных лиц.
 
Закон РФ о товарных знаках такого определения не дает, но в ст. 7 устанавливает правило, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации.
 
Закон Молдовы о товарных знаках в ст. 2 устанавливает, что “общеизвестным товарным знаком является широко известный знак, применяемый к товарам и услугам в соответствующих кругах общества, в том числе как результат продвижения его в Республике Молдова на дату подачи заявки на регистрацию или на дату приоритета, испрашиваемого в заявке”.
 
Можно было бы процитировать и законы других стран. В законе едва ли ни каждой страны есть упоминания об общеизвестных знаках как исключениях из правил об обязательной регистрации знаков.
 
Например, владельцы всемирно известных знаков “Кока-Кола”, “Мерседес”, “Адидас” могли и не регистрировать свои знаки в Казахстане, хотя они и сделали это по собственной инициативе.
 
Казпатент не примет к рассмотрению заявки на регистрацию этих обозначений, поданные иными, чем фирмы-обладатели этих знаков, лицами.
 
Общеизвестные товарные знаки, их установление и охрана представляют собой большую теоретическую и практическую проблему, которая заключается в том, что четкого механизма по определению, какие же знаки следует отнести к общеизвестным, нет.
 
Неоднократные попытки выработать такой механизм и такие критерии предпринимались как ВОИС, так и национальными патентными ведомствами.
 
Отправной точкой, на которую ссылаются нормы национальных законодательств, а также многочисленные исследователи, является ст. 6 bis Парижской конвенции. Она устанавливает, что “(1) Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрешать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способны вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.
 
(2) Для предъявления требования об аннулировании такого знака предоставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза имеют право установить срок, в течение которого может быть потребовано запрещение применения знака.
 
(3) Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещении применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно”.
 
Как видно из приведенного, Конвенция не содержит определения или какого-либо подробного объяснения термина “общеизвестный знак”, критериев его определения, а дает только рекомендацию иметь в национальном законодательстве меры по устранению беспрепятственного, без регистрации, использования общеизвестного знака.
 
Характерно также, что из приведенного текста явствует, что использование общеизвестного товарного знака на внутреннем рынке страны необходимым не является.
 
Попытки дать такие критерии предпринимались в целом ряде стран — Канаде, Китае, Колумбии, Франции, Японии. Мексике, Великобритании, США.
 
Две международные организации — Международная ассоциация по товарным знакам и ВОИС пытались также выработать необходимые критерии.
 
Страны-члены ВОИС отказались от идеи дать обязательное для всех международное понятие общеизвестного знака, однако согласились выработать рекомендательные критерии общеизвестности, которые выразились в документе ВОИС “Совместная резолюция о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков” Постоянного комитета ВОИС по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний”, одобренной Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза 8—12 ноября 1999 г. [423].
 
Данный документ предусмотрел шесть факторов для определения общеизвестных товарных знаков:
 
1) степень известности или признания в соответствующем секторе общества;
 
2) продолжительность, степень и географический охват использования знака;
 
3) продолжительность, степень и географический охват любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу, популяризацию и представление на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, к которым применяется этот знак;
 
4) продолжительность и географический охват любых регистраций и/или любых поданных заявок на регистрацию знака — в той степени, в которой эти данные могут отражать использование или признание этого знака;
 
5) данные об успешной реализации прав в отношении знака, в частности, случаи, когда компетентные органы признавали знак “общеизвестным”;
 
6) ценность, присущая этому знаку [424].
 
Национальные ведомства на основе предложенных ВОИС
 
критериев, а также с учетом собственной практики выработали свои критерии общеизвестности. Ведущий в мире специалист по общеизвестным знакам Ф. Мостерт выделяет критерии, имеющиеся в законодательстве Канады, Мексики, Китая, Бразилии [425].
 
Представляют интерес Своей ясностью и сравнительной простотой практического установления критерии, применяемые ведомством по товарным знакам Китая: территории, на которых используется знак; продолжительность его использования; расходы на рекламу и охватываемые рекламой территории; известность знака среди граждан; статус знака (зарегистрирован ли он) в других странах; мероприятия владельца по охране товарного знака; способность владельца постоянно поддерживать высокое качество товаров, маркированных знаком.
 
Как правильно отмечает Ф. Мостерт, все вышеприведенные факторы и критерии могут быть использованы как полезные ориентиры, указывающие на общеизвестность товарного знака. Является или не является знак общеизвестным - это вопрос установления факта. В каждом отдельном случае следует применять особый подход. Обстоятельства каждого конкретного случая могут обуславливать большую степень значимости анализа какой-то определенной группы факторов в сравнении с другими. В итоге общеизвестность знака на рынке определяют общее коммерческое впечатление и та картина, которая вырисовывается из совокупности имеющихся данных.
 
Еще одной интересной мыслью в этой связи является заявление Д. Джинджелла и А. Поултера в “Руководстве для пользователя товарных знаков”; что “в большинстве случаев общеизвестность знака может практически быть презюмирована судом”. То есть иногда суды даже готовы считать факт общеизвестности конкретного знака установленным [426].
 
Надо полагать, что выражение “суды готовы считать” больше применимо для системы прецедентного права. В нашей правовой системе соответствующая презумпция должна быть законодательно установлена. Нужно ли это для ситуации с общеизвестными знаками, мы уясним позже.
 
Российское патентное ведомство также сталкивается с проблемой охраны общеизвестных знаков, и для нас важны подходы российских коллег как к выработке критериев общеизвестных знаков, так и к самой процедуре их применения.
 
Российское патентное ведомство 17 марта 2000 г. утвердило “Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации”. Данным нормативным актом предусмотрено создание Перечня товарных знаков, признанных общеизвестными на основании представления различных доказательств.
 
Данные правила выделяют три категории товарных знаков, претендующих на признание как общеизвестных:
 
1) зарегистрированных в России;
 
2) охраняемых на ее территории без регистрации в силу международных договоров;
 
3) незарегистрированных в России, но известных среди определенных групп населения в результате активного использования как обозначения товара конкретного изготовителя.
 
Основанием для подачи заявления о признании товарного знака общеизвестным может быть мнение любой стороны, которая считает свой знак общеизвестным, в частности, в случаях, когда использованию заявителем своего товарного знака и получению от этого использования преимущества в предпринимательской деятельности препятствуют подача иным лицом заявки на регистрацию товарного знака, регистрация товарного знака на имя иного лица или использование иным лицом товарного знака, являющегося тождественным или сходным до степени смешения со знаком заявителя и предназначенным для применения в отношении однородных классов.
 
Одним из источников для подтверждения выдвигаемых доводов заинтересованной стороны может служить опрос потребителей. В России имеется Регламент о проведении опроса потребителей на предмет определения общеизвестности товарного знака. Его результаты, а также иные фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, должны содержать:
 
доказательства широкого использования товарного знака на территории России;
 
свидетельства о странах, где товарный знак приобрел широкую известность;
 
сведения о затратах на рекламу;
 
ценность товарного знака в соответствии с данными годовых финансовых отчетов;
 
результаты опроса потребителей товаров не менее чем в шести населенных пунктах Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург [427].
 
Заявления на испрашивание статуса общеизвестного товарного знака должны подаваться в Высшую патентную палату Российского агентства по патентам и товарным знакам, которая является, по существу, тем “компетентным органом”, предусмотренным ст. 6 bis Парижской конвенции. При несогласии с решением Высшей патентной палаты заинтересованная сторона может обжаловать его решение в суд.
 
Выработанный Правилами механизм был с успехом использован для признания ряда товарных знаков общеизвестными. Показательно в этом отношении дело “Известий”.
 
Редакция данной газеты для пресечения случаев использования ее наименования представила в Высшую патентную палату свидетельства и документы, доказывающие, что газета публикуется с 1917 г.; имеется факт правопреемства, ведущего к подателю заявления; имеется ряд наград, полученных в 1949, 1967, 1977, 1987 гг.; за период с 1993 по 1999 г. на рекламу израсходовано 23 238 622 рубля; тираж газеты весьма значителен; в 1967—1996 nv газета выступила спонсором рада мероприятий.
 
Кроме того, заявитель представил результаты опроса потребителей в шести регионах, в т. ч. Краснодаре, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Москве, Мурманске. Опрос показал, что газету знают 98% всех социальных групп читателей. 80% опрошенных указали, что газета известна им более 10 лет.
 
При таких условиях Высшая патентная палата признала товарный знак “Известия” общеизвестным.
 
Приведенное российское законодательство, а также опыт его применения показывают пути решения проблемы охраны общеизвестных товарных знаков в Казахстане. Задача эта облегчается тем, что Закон РК о товарных знаках уже содержит определение общеизвестного товарного знака, называет и органы, признающие данный факт, — компетентный орган или суд.
 
Необходимо принять решение о ведении в нашей стране специального Реестра общеизвестных товарных знаков, для чего необходимо выработать механизм признания определенного обозначения или зарегистрированного товарного знака общеизвестными.
 
При этом, мы полагаем, что в целях ускорения данного процесса во избежание лишней волокиты будет целесообразным вначале признавать данный факт Апелляционным советом Комитета по правам интеллектуальной собственности Минюста РК и только при несогласии с его решением какой-либо из сторон передавать дело в суд.
 
При этом работающей презумпцией должна быть презумпция правоты решения Апелляционного совета органа, имеющего основным предметом своей деятельности регистрацию прав на товарные знаки. Именно он обладает в полной мере наибольшим количеством информации в данной области, а также квалифицированными экспертами. Сторона, обжалующая решение данного органа должна доказать противное, то есть то, что знак не является общеизвестным.
 
Во всяком случае перед указанным Комитетом стоит задача выработки “Правил признания товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан”, а также всех сопутствующих нормативных актов, в частности, Регламента о проведении опроса потребителей на предмет определения общеизвестности товарного знака.
 
Такой опрос должен проводиться заявителями с участием представителей органа по регистрации товарных знаков в среде потенциальных потребителей или специалистов, использующих специфические товары или продукцию (например, лабораторного оборудования, инструмента, машин и пр.).
 
Задача эта тем более актуальна в свете проведения активных мероприятий по вступлению Казахстана в ВТО. Необходимо признать, что действующий Закон о товарных знаках не учитывает в полной мере требования ст. ст. 16. 2 и 16. 3 Соглашения ТРИПС, расширяющих применение ст. 6 bis Парижской конвенции в двух аспектах:
 
при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, члены (ВТО — ТЕ.) принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая достигнута в результате рекламы;
 
страна-член ВТО распространяет охрану в определенных обстоятельствах на “товары и услуги, не сходные с теми, для которых зарегистрирован товарный знак ”.
 
В значительной степени последнее требование можно считать выполненным с учетом положений п. 2) ст. 7 действующего Закона о товарных знаках, отказывающих в регистрации обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с общеизвестными в Республике Казахстан товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг. Однако неполный учет нашим законодательством указанных требований заключается в том, что ст. 43 действующего Закона РК о товарных знаках устанавливает ответственность за нарушение исключительных прав владельца регистрации только в отношении однородных товаров и услуг.