2.1.3. Новизна
Как мы уже отметили, базовым среди объектов патентного права объектом является изобретение, характеризуемое “полным набором” критериев патентоспособности — новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью.
М.В. Пантелеев, делая краткий исторический обзор развития понимания критерия новизны в России, Англии, Германий и Франции, отмечает, что наличие новых знаний в изобретении всегда было условием его патентоспособности, а понятие “новизна” имманентно связывалось с понятием “изобретение”, будучи его составной частью. Новизна всегда связывалась с увеличением технических возможностей изобретения и обогащением уровня техники. В изобретении должны содержаться новые знания, придающие ему элемент неожиданности, обнаруживающие неизвестные ранее свойства, явления, закономерности, эффекты и вообще новые факты, приносящие пользу при их использовании [185].
Гражданско-правовой интерес к данному критерию патентоспособности такой же, как и к двум остальным, — техническое решение, не обладающее новизной не признается изобретением, на него не выдается патент и оно не становится особым объектом имущества. Конечно, при этом неновое техническое решение может оставаться объектом гражданского права вообще, например, расцениваться как произведение технической науки — объект авторского права.
Российские ученые-практики А. Д. Корчагин, В.Ю. Джермакян и др. вслед за американским исследователем П. Розенбергом подчеркивают относительный характер критерия новизны и предлагают выделять субъективную и объективную новизну, понимая под первой новизну каждого изобретения для его собственного автора. По мнению П. Розенберга, Стоит только задать вопрос “Новое, для кого?” — как сразу выявится субъективный аспект новизны [186].
Позднее указанные выше российские авторы отметили, что создание изобретения, обладающего лишь субъективной новизной, не представляет собой факт общественного значения и потому не может иметь юридических последствий.
Более привлекательна позиция указанных авторов, определяющая комплексные (объективные и субъективные) составляющие критерия новизны изобретения, сводимые к ответу на вопросы: а) для кого изобретение должно быть новым; б) к какому моменту должна быть установлена новизна; в) в сравнении с чем и по каким признакам нужно судить о наличии новизны [187].
Новизна как важнейший и необходимый критерий патентоспособности изложен, но не раскрыт в ст. 992 ГК РК. Его конкретизация содержится в ст. 6 Патентного закона РК 1999 г., а также в Патентной инструкции РК 1999 г.
Изобретение считается новым, если оно не известно из сведений об уровне техники.
Такое понимание новизны принято в патентных законах всех стран СНГ, воспринято из законов развитых стран, но длительное время на просторах Союза ССР господствовало другое понимание новизны. Более того, за короткое время, примерно за неполные 10 лет, в понимании критерия новизны произошли существенные изменения.
Отправным моментом для отслеживания данных изменений является Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., пункт 21 раздела III которого устанавливал, что “решение признается новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта в СССР или за границей для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление” [188].
Как видно из приведенного, для уяснения новизны по этой норме требовалось наличие ряда моментов, в свою очередь требующих уточнений. В частности, на практике вызывали вопросы, споры и упреки в неясности решения такие моменты, как "сущность технического решения", “тождественные решения”, “неопределенный круг лиц”, узнавших про изобретение насколько хорошо, что этот круг людей мог уяснить сущность изобретения, и множество других.
Например, действовавшие в то время инструкции не давали позитивного определения неопределенного круга лиц, а определяли их путем исключения из круга всех лиц вообще. Таковыми считались лица, которым сущность изобретения стала известна не в связи с их служебным положением; которые не имели отношения к созданию произведения, составлению технической документации, заявки и пр.
Еще одним недостатком пониманий новизны, явно видным из приведенного выше п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, по мнению российских патентных поверенных В.И. Белова и Л. Ф. Травушкиной, является то, что по этой норме при оценке патентоспособности требовалась новизна сущности технического решения, а не его самого. Из этого, по мнению авторов, вытекало, что “признак заявленного изобретения признавался новым, если в прототипе отсутствовал идентичный или эквивалентный ему” [189].
Закон “Об изобретениях в СССР” сделал шаг в сторону современного понимания новизны, установив, что “изобретение признается новым, если оно не известно из уровня техники”, и введя понятие уровня техники, который “определяется по всем видам сведений, общедоступных в СССР или зарубежных странах до даты приоритета изобретения” [190]. Таким образом, требование новизны стало предъявляться не к сущности изобретения, а к самому изобретению [191]. Соответственно, изобретение признавалось не имеющим признака новизны только в том случае, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.
В новейших патентных законах воспринято такое же, как в законе СССР, понимание, и ключевым для уяснения новизны понятием в них является также уровень техники.
Следует отметить, что требование к степени новизны, а именно — не менее чем мирового характера, сохраняется без изменения в нашем законодательстве вслед за указанными ранними и поздними советскими нормативными актами по этому вопросу. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный характер.
Как и прежде, документом, отражающим новизну изобретения, при оформления прав является формула изобретения, а именно — ее независимый пункт.
Изобретение не обладает качеством (не отвечает критерию) новизны, если в уровне техники обнаружено средство, имеющее признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения, предложенного заявителем. Если заявленное изобретение относится к применению устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же устройства, способа, вещества, штамма по указанному заявителем назначению [192].
М. В. Пантелеев справедливо обращает внимание на то, что при оценке новизны осуществляется не только проверка факта опубликования изобретения, но и поиск идентичных, по мнению специалиста, решений. В частности, изобретение может быть признано идентичным предложенному, даже если оно представлено в источнике информации без указания на некоторые признаки, имманентно присущие этому изобретению [193; 194].
А. Д. Корчагин и В. Ю. Джермакян совершенно справедливо прослеживают тенденцию “абсол ютизации” критерия новизны, т.е. постепенный переход к тому, что изобретение признается неновым только лишь при известности (раскрытии в одном из источников, включаемых в уровень техники) в точности такого же изобретения. Авторы имеют в виду невключение в современное патентное законодательство имевшихся в советском законодательстве признаков, порочивших новизну даже при отсутствии полной эквивалентности признаков сравниваемых объектов.
Не имеет значения количество источников, в которых содержатся сведения об известном объекте. То есть он может быть описан по частям в нескольких источниках информации.
Рассмотрим в этой связи следующий пример из практики экспертизы Казпатента.
ТОО “Жанафарм” получило предварительный патент № 5879 на изобретение “Препарат, обладающий антимикробным, противовоспалительным, обезболивающим, отхаркивающим и ан-тиоксидантным действием” по заявке от 29 марта 1996 г.
Другая организация — ТОО “Эйкосфарм” (далее — заявитель) — обратилась с возражением в Апелляционный совет Казпатента на выдачу охранного документа, обосновывая свои требование тем, что защищенное предварительным патентом изобретение не обладает новизной и изобретательским уровнем по причине известности лекарственного вещества из предшествующего уровня техники.
Заявитель полностью доказал свою правоту, указав следующие источники, входившие в уровень техники на дату приоритета запатентованного изобретения: дипломную работу С. “Разработка технологии и исследование таблеток “Ангисепт”, выполненную в 1994 г.; диссертацию на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук “Разработка и исследование новых лекарственных форм с прополисом”, выполненную Т. в 1995 г.; научную статью этого же автора “Исследование параметров таблеток “Ангисепт”, опубликованную в журнале “Здравоохранение Казахстана” в 1995 г.; временную фармакопейную статью “Таблетки “Ангисепт”, введенную в качестве временного фармацевтического стандарта РК в 1994 г.
Заявитель провел сравнительный анализ отличительных признаков, входящих в формулу спорного изобретения и вышеуказанных противопоставляемых источников.
Требования заявителя были удовлетворены, а предварительный патент № 5879 был признан недействительным [195].
По ст. 6 Патентного закона РК сведения из уровня техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Каждое слово из этого короткого определения требует пояснения, так как на практике вызывает определенные сложности. Ключевым для понятия уровня техники является установление общедоступности сведения. Пункт 111 Патентной инструкции РК предписывает считать общедоступными сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
В этом же пункте дается внушительный перечень общедоступных источников с указанием дат, с которых данные сведения считаются общедоступными. Его содержание аналогично перечню из п. 22.3 российских Правил по изобретениям. А. П. Сергеев выделяет 2 группы таких сведений:
из источников, информирующих о созданных изобретениях; из источников об их открытом применении [196]. Соглашаясь с автором, полагаем излишним воспроизводить весь список источников. Подчеркнем только, что для наличия общедоступности любое лицо на общих основаниях, без специального разрешения, любыми законными средствами должно иметь возможность ознакомиться с изданием, относящимся к уровню техники. То есть новизну изобретения, как и изобретательский уровень, не порочат сведения, опубликованные в изданиях для служебного пользования или в засекреченных в установленном порядке, не позволяющем Ознакомиться с ними открытым способом.
Показателен в этом отношении следующий пример из практики Казпатента.
Изобретателю Р. был выдан предварительный патент № 732 на изобретение “Способ получения вакцины против бешенства животных”. Алматинский биокомбинат (далее — заявитель) обратился в Апелляционный совет Казпатента с возражением против выдачи данного патента на основании несоответствия данного изобретения условиям патентоспособности “новизна” и изобретательский уровень.
В обосновании своего возражения заявитель приложил “Инструкцию по изготовлению и контролю вакцины антирабической жидкости АЗВИ”, утвержденной 14 июня 1990 г. Главным управлением ветеринарий СССР (далее — инструкция), а также иные документы в подтверждение известности Инструкции до даты подачи заявки на получение патента на данное изобретение.
Для определения статуса Инструкции по состоянию на дату подачи Заявки Казпатент обратился за соответствующими разъяснениями в Комитет по ветеринарии Министерства сельского хозяйства РК. Председатель комитета ветеринарии сообщил, что данная Инструкция является документом строгого учета и относится к документам для служебного пользования, не общедоступна, не является публикацией и ее перепечатка запрещена.
Этого было достаточно для формирования мнения Апелляционной коллегии о том, что содержащиеся в Инструкций сведения на день подачи заявки Р. на получение предварительного патента не входили в уровень техники. Следовательно, они не могут быть приняты во внимание при определении соответствия спорного изобретения требуемым условиям патентоспособности [197].
Следует отметить, что даже при отсутствии грифов секретности и указания "для служебного пользования" источник информации может быть признан не входящим в уровень техники. Окончательное отнесение источника информации ко входящим или не входящим в уровень техники является прерогативой патентного эксперта, Апелляционного совета или суда.
В практике Казпатента имеется в этой связи много примеров. Рассмотрим один из них.
Казахстанская миссия международной программы “Интерин” получила предварительный патент № 2271 по заявке от 08. 04. 1994 г. на изобретение “Способ приготовления аммиачно-селитренных взрывчатых веществ — гранулита ЭТ”.
Этот патент оспорил Казахский государственный производственный центр взрывных работ (далее — заявитель), выдвинув среди других доводов о недействительности выданного патента и факт известности запатентованного изобретения из предыдущего уровня техники. В качестве противопоставления был выдвинут отчет ВостНИИ от 1991 г. “Повышение работоспособности гранулитов на основе обратной эмульсии путем введения новых энергетических добавок”.
Апелляционная коллегия признала, что содержащиеся в данном документе сведения нельзя считать общедоступными, поскольку отчет ВостНИИ не имеет номера государственной регистрации и нет других сведений о его публикации или ином доведении до неопределенного круга лиц.
На этом основании предварительный патент был оставлен в силе, а в удовлетворении возражения заявителя отказано [198].
Новые источники информации и процессы информационной глобализаций заставляют задумываться о их влиянии на рассматриваемый вопрос. Так, согласно ст. 54/2 ЕПК к известному уровню техники относится вся информация, которая становится доступной общественности до даты подачи европейской патентной заявки благодаря использованию любых средств письменного или устного описания, практическому применению или любым иным путем [199]. Апелляционная палата в своем решении по делу G 1/92, опираясь на оговорку ЕПК (“или любым иным путем”), подтвердила равноправие различных средств доставки информации общественности, включая Интернет, — при условии, что они обеспечивают общественности прямой и однозначный доступ к конкретной информации [200].
Для определения новизны некоторых заявок эксперты Ka3патента на сегодняшний день посредством Интернета в полной мере пользуются мировыми патентными информационными фондами различных национальных ведомств и специализированных организаций.
Отметим также важность учета даты, с которой соответствующие источники считаются общедоступными. Например, датой, определяющей включение депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов, считается дата их депонирования, а для материалов диссертаций и авто-рефератов диссертаций — дата их поступления в библиотеку. Соответственно, до указанных дат и совершения действий (депонирование, передача) данные источники не обладали признаком общедоступности, хотя они и были уже источниками определенного вида. То есть какой-либо вид источника информации становится общедоступным только с определенной в Инструкции или Правилах даты.
Из требования общедоступности характера информации есть свои исключения. В этой связи на первых порах действия новых патентных законов стран СНГ, а также региональной Евразийской патентной конвенции возникал вопрос, может ли одна заявка быть противопоставлена другой заявке на аналогичное изобретение, если до даты подачи второй заявки она не была опубликована. Ведь в этом случае первоначальная заявка, будучи неопубликованной, формально не является частью предшествующего уровня техники [201].
Возникала ситуация, когда на одно и то же изобретение должно было быть выдано два патента. Чтобы избежать этого, Патентная инструкция к Евразийской конвенции предусматривает для целей проверки новизны включить содержание более ранней заявки в состав предшествующего уровня техники.
Во избежание таких случаев на национальном уровне п. 1 ст. 6 Патентного закона РК определяет, что при установлении новизны изобретения в сведения об уровне техники входят ранее поданные в Патентное ведомство неотозванные заявки на изобретения и полезные модели других авторов, а также запатентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели.
По п. 100 Патентной инструкции РК 1999 г. при возникновении такой ситуации, когда выявленным в уровне техники источником информации, из которого известно рассматриваемое изобретение, является заявка с более ранним приоритетом, прежде всего устанавливается, что заявка не отозвана. О последнем обстоятельстве сообщается заявителю рассматриваемого изобретения и предлагается подождать до определения судьбы старшей заявки. При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного изобретения условию новизны.
Современное патентное законодательство стран СНГ, и казахстанское в том числе, как мы установили выше, отличается большим демократизмом по сравнению с советским по вопросу наличия или отсутствия признака новизны. Близко к этому вопросу по своему значению примыкает вопрос о льготном периоде или, как его называли в советском праве, авторской льготе.
Пункт 50 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. устанавливал, что не является порочащим новизну открытое применение изобретения, если автор подал заявку на выдачу ему авторского свидетельства не позднее 4 месяцев со дня начала применения изобретения. После открытого показа изобретения на официальных выставках, организованных на территории СССР, предоставлялся так называемый “выставочный приоритет”, равный 6 месяцам, в течение которых нужно было успеть подать заявку в патентное ведомство СССР (п.53) [202].
Норма п. 4 ст. 6 Патентного закона РК и аналогичные нормы патентных законов всех стран СНГ устанавливают правило, в соответствии с которым не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность изобретения, публичное раскрытие информации, относящейся к изобретению, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, включая демонстрацию изобретения в качестве экспоната на официальной или официально признанной выставке, организованной на территории государства-участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на изобретение подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.
Как видно из приведенного, значительно расширен круг способов раскрытия, теперь это охватывается широким понятием публичного раскрытия. Значительно расширены круг субъектов, могущих раскрыть изобретение, территория проведения выставки, а также льготный срок для подачи заявки после такого раскрытия.
Введение таких льгот интересует не только Казахстан или страны СНГ. Так, в 1998 г. Европейский парламент выступил с инициативой разработки директивы о введении в Европейскую патентную конвенцию льготного срока по новизне. Необходимо было при этом добиться права изобретателя или его правопреемника подавать заявку в случае предварительного раскрытия существа изобретения, если такое раскрытие произошло не ранее 12 месяцев до даты подачи заявки. Данная инициатива отражает интересы научных работников и представителей малого и среднего бизнеса. Первые стремятся быстрее опубликовать результаты НИОКР, а последние часто не разбираются в тонкостях патентной процедуры и надеются на доброжелательное отношение как к изобретателям, так и к малому и среднему бизнесу вообще [203].
Как видно из сравнения опыта ЕПВ и Казахстана, льготный срок в Казахстане составляет пол года. Это связано с тем, что в уровень предшествующей техники по ст. 6 Патентного закона входят и заявки на полезные модели, конвенционный срок приоритета на которые по Парижской конвенции равен 6 месяцам.
Ситуация в Казахстане по вопросу сохранения новизны в любом случае должна быть признана очень демократичной и доброжелательной к заявителю с учетом особенности нашей патентной системы. Сама по себе выдача предварительного патента есть льготирование по новизне по существу без проверки ее наличия. И дается оно на долгие 8 лет, которые составляют предельный срок действия предварительного патента. Экспертиза по существу при заявлении о выдаче “полного” патента проводится по той же заявке на предварительный патент и новизна определяется на дату приоритета заявки.
В Канаде пошли по другому пути, внеся в Патентный закон изменения, касающиеся определения новизны изобретений. Ранее считалось, что любое открытое применение, даже если изобретение не становилось достоянием общественности, порочит новизну. Теперь это может произойти только в том случае, если изобретение стало всеобщим достоянием в Канаде или за ее пределами. То есть “неинформативное” использование, не предоставляющее общественности сведений, достаточных для воссоздания изобретения, не влияет на новизну [204].
В США изобретение не считается новым, если “оно стало известным или использовалось в данной стране”. Такая формулировка делает границы известного уровня техники более узкими, чем в Канаде [205].
Позиция законодателя США затрагивает еще одну важную практическую проблему — о влиянии на новизну заявленного изобретения факта использования технического решения, содержащего некоторые или все характеристики заявленного. Оживленная дискуссия, начатая с подачи В.Ю. Джермакяна на страницах журнала “Патенты и лицензии”, привела к выводу, что в уровень техники, в отношении которого устанавливается новизна изобретения, включаются не только “литературные” источники, но и сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования. Имеются в виду сведения, которые стали известными именно в результате использования технического средства (конструкция, состав, технология, цвет, запах, точечные размеры и др.), то есть все, что объективно присуще используемому техническому средству, а не публикации информации о нем. Практические последствия такого подхода означают, что получение патента за счет копирования и сокрытия признаков, объективно присущих реальному техническому средству, используемому даже в единственном, но общедоступном экземпляре, в конечном итоге приведет к аннулированию патента [206; 207].
Таким образом, ключевым фактором и для такого рода сведений является момент, когда техническое средство стало общедоступным при использовании. От этого и сама информация, сведения о нем относятся к разряду общедоступных.
Проблемы чисто экспертно-технической практики, касающиеся интерпретации и применения требования новизны, носят зачастую сугубо технический характер и достаточно полно освещены в патентной литературе [208; 209; 210; 211].
Хотя некоторые из них могут показаться интересными и с правовой точки зрения, полагаем все же более необходимым соблюдать правовой характер исследования и не останавливаться на них более подробно, ограничившись изложенным.